Avec la décision du 30 avril 2007 de la Cour Suprême des Etats-Unis, le titulaire d’un brevet aura plus de mal à faire valider des revendications combinant des éléments d’inventions préexistantes. Le critère de non évidence s’en trouve modifié. La solution américaine rejoint - voire dépasse - l’approche européenne qui était historiquement plus restrictive dans l’appréciation de l’inventivité. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727(2007)

“Les entreprises sont de plus en plus incitées à se doter de brevets, pour mieux positionner leurs activités d’innovation face à celles de leurs concurrentes et parfois même pour des considérations d’ordre purement stratégique … Les pratiques sont passées d’une utilisation traditionnelle du brevet en tant qu’élément essentiellement défensif (protection anti-contrefaçon) à une attitude plus proactive – voire offensive.” (Rémi Lallement, Politique des brevets) Les offices de brevets se voient de plus en plus encombrés, et on observe souvent une baisse dans la qualité des brevets délivrés, notamment aux Etats-Unis. En 2003, la FTC (Federal Trade Commission) a déclaré qu’il fallait réformer le système des brevets, pour ne pas bloquer l’innovation et la concurrence. En 2005, le Congrès américain s’est engagé à “l’une des réformes les plus importantes du système des brevets depuis la législation de 1952,” selon le sénateur républicain Lamar Smith. S’inscrivant dans cette lignée, le 30 avril 2007, la Cour Suprême des Etats-Unis remet en cause la doctrine antérieure des brevets en publiant la fameuse décision KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727(2007).

Dans cette affaire, Teleflex avait reçu un brevet pour la combinaison de deux précédentes technologies: une pédale d’accélérateur à réglage pour les véhicules automobiles et un capteur de pédale pour contrôler le moteur. KSR a ensuite créé une pédale à capteurs de position. Teleflex a donc poursuivi KSR pour violation de son brevet après que KSR ait commencé à fournir à des camions General Motors ce type de pédalier. Le tribunal de première instance (district court) en appliquant les facteurs Graham et le test TSM, a trouvé que la combinaison revendiquée était évidente pour l’homme du métier et a accordé un jugement sommaire d’invalidité. En appel, la Cour du circuit fédéral a contredit la décision de première instance jugeant que cette dernière n’avait pas assez approfondi l’analyse du test TSM. L’affaire est remontée jusqu'à la Cour Suprême qui a donné raison au tribunal d’instance, trouvant ainsi la revendication en question évidente et donc non valide.

Dans le cadre de l’examen d’un brevet, quel est le critère légal pour déterminer si une invention est évidente ou non? Telle est la question posée à la juridiction suprême américaine. Nous analyserons dans un premier temps le changement que cet arrêt apporte au niveau du critère d’inventivité (I) et ensuite les conséquences sur le processus d’examen des brevets, (II) en appliquant à chaque section une comparaison avec le droit européen des brevets. La comparaison ne se fera pas avec le droit français, car bien que le critère d’activité inventive existe, (L611-10 et L611-14 du CPI) il n’est pas examiné par l’INPI lors du dépôt d’un brevet, seulement en cas de litige, contrairement aux Etats-Unis et en Europe.

I. Application plus rigoureuse des critères de brevetabilité, notamment de non évidence

Après une définition du critère de non évidence (Etats Unis) ou d’activité inventive (Europe) dans les deux systèmes, nous verrons quel test est plus strict. En effet, en élargissant le champ des critères, l’examen du brevet américain en devient plus rigoureux.

A/ Restructuration du test d’évidence

En droit américain, le critère de non évidence est établi au titre 35 § 103a) du U.S.C. (United States Code) : “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.”

En d’autres termes, une invention qui est évidente pour l’homme du métier au temps de l’invention n’est pas brevetable.

Pour appliquer ce critère, la Cour Suprême dans l’arrêt Graham v. John Deere Co., 86 S. Ct. 684 (1966) avait posé les bases pour déterminer si une invention est évidente ou pas. Elle avait défini les éléments à analyser, surnommés les “ Graham factors.”: - quel est l’état de la technique? - Quelles sont les différences entre l’état de la technique et les revendications du brevet? - Quel est le niveau de compétence dans l’état de la technique en question? Ainsi, au regard de ces questions, une invention était jugée évidente ou pas. La Cour dans Graham avait également indiqué quelques considérations secondaires pouvant être prises en compte dans l’examen de la non évidence tels le succès commercial, les besoins de longue date non comblés, l’échec des autres…

Les Cours du circuit fédéral ont jugé l’application trop difficile. Elles ont ainsi simplifié la situation avec le test TSM (teaching, suggestion, motivation) pour plus d’uniformité et de consistance et surtout pour créer un guide lors de l’examen des brevets ayant une nouvelle combinaison d’éléments. Avec ce test, une revendication de brevet n’est évidente que s’il existe une raison spécifique- un enseignement, une motivation ou une suggestion- pour l’homme du métier à combiner les éléments compris dans l’état de la technique. Ce test est devenu la référence pour les juges dans l’application du critère de non évidence jusqu’ à KSR v. Teleflex, où la Cour Suprême a réorienté le test TSM, et a accepté l’évidence sans qu’il y ait pour autant un enseignement, une motivation ou une suggestion.

Les juges ont unanimement considéré que la combinaison d’éléments connus était évidente et ont ensuite énoncé les quatres erreurs de la Cour d’appel: 1) La première erreur de la Cour d’appel a été de se focaliser sur le problème que le déposant tentait de résoudre. La Cour Suprême a souligné que la question est de savoir si la combinaison est évidente pour l’homme du métier et non pour l’inventeur. “ Tout besoin ou problème qui est connu dans le domaine et que le brevet satisfait ou résout peut constituer une raison de combiner les éléments de la manière revendiquée.” (Carlos M. Correa, Guide sur les brevets- arrêt KSR) 2) La deuxième erreur a été de présumer que l’homme du métier pour résoudre le problème n’aurait en mains que des éléments dans l’état de la technique qui sont directement liés à la résolution de ce même problème. La Cour s’est prononcée sur le statut de l’homme du métier, en tant que personne ayant une créativité ordinaire, et non un automate, et quelqu’un qui doit être capable « d’assembler les enseignements de multiples brevets comme des pièces de puzzle. » (Guide sur les brevets, Carlos M. Correa) 3) La troisième erreur a été de conclure que la combinaison d’éléments faite par l’inventeur était évidente à essayer au regard de l’état de la technique. (« obvious to try ») En d’autres termes, si la combinaison d’innovations ne résulte qu’en une invention ordinaire, et les résultats sont déjà identifiables et prévisibles, alors cette combinaison est évidente. 4) Finalement, la Cour d’appel a interprété le test TSM de façon trop rigide et étroite, empêchant le recours au bon sens. La Cour Suprême a précisé à nouveau que les facteurs Graham devraient être pris en compte dans l’examen de la non évidence. Mais la Cour reconnaît que l’examinateur doit être averti d’une possible distorsion causé par le biais rétrospectif (« hindsight bias ») et doit raisonner ex post facto. Ainsi, le test TSM n’est désormais plus le standard exclusif, mais qu’une des méthodes parmi d’autres pour juger de l’évidence d’une invention. La Cour ne requiert plus l’utilisation systématique du test TSM mais ne l’élimine pas.

En droit européen, l’activité inventive est établie aux articles 52 et 56 de la CBE. (Convention des brevets européens) Article 52(1) : « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. » Article 56 : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. » Ainsi, il y a activité inventive lorsque comme en droit américain, les revendications du brevet ne sont pas évidentes au regard de l'état de la technique pour l’homme du métier. Pour évaluer l’activité inventive, l’examinateur applique en général l’approche « problème-solution. » C'est-à-dire il se demande si la solution proposée pour le problème décrit parait ou non évidente. L’examinateur tient compte de l’espèce et de plusieurs facteurs comme par exemple la difficulté pour l’homme du métier à combiner plusieurs documents connus. L’approche problème-solution peut se résumer en trois étapes selon l’OEB (office européen des brevets) : - Détermination de « l’état de la technique le plus proche » - Etablissement du « problème technique objectif » à résoudre - Critère could-would : « examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème objectif, aurait été évidente pour l’homme du métier. » On parle d’approche could-would, car selon l’OEB, « il ne suffit pas de montrer que l’homme du métier pouvait aboutir à l’invention en combinant deux documents connus, mais que des éléments objectifs le conduisaient positivement à combiner ces documents. »

Ce qui nous mène à présent à comparer ces deux tests.

B/ Un test beaucoup plus exigeant visant à l’élimination des brevets non inventifs

En droit américain, la Cour Suprême avec l’arrêt KSR a clairement renforcé le critère de non évidence, jusqu'à le rendre plus strict que l’approche problème-solution.

Certes, il existe des éléments communs touchant au critère de non évidence/ activité inventive entre les deux systèmes tels les références à l’état de la technique et l’homme du métier qui sont capitales pour analyser l’évidence ou non d’une invention. Les deux systèmes prennent également en compte les considérations secondaires (succès commercial, effet technique inattendu…) pour déterminer l’évidence ou non d’un brevet, ce qui a été renforcé dans l’arrêt KSR. Dans ce cas, les Etats-Unis s’alignent avec l’Europe.

Cependant, le test européen qui était toujours considéré comme plus sévère semble l’être moins au regard de la nouvelle interprétation du droit américain. En effet, l’ancien test TSM se rapprochait de l’approche problème solution. Selon les directives relatives à l’examen des demandes Partie C-IV, le critère could-would consiste à savoir si « l’état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier, confronté au problème technique objectif, à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu’il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même résultat que l’invention. Est ce que l’homme du métier aurait agi ainsi dans l’espoir de résoudre le problème parce que l’état de la technique contenait des suggestions en ce sens. » Mais avec l’arrêt KSR, l’importance du test TSM est réduite alors que dans l’approche problème- solution, le critère could-would reste central. D’après ce dernier, les deux documents dont l'un fait référence à l'autre doivent être combinés « d'une manière claire et certaine » pour être évident pour l’homme du métier. Il faut donc établir un lien clair entre les documents, une motivation. Alors que maintenant aux Etats-Unis, même si les deux documents n’ont aucun lien entre eux (concernent des domaines différents), la combinaison peut toujours être considérée comme évidente, alors qu’elle ne coule pas de source pour l’homme du métier.

Certes si l’approche américaine devient plus stricte, l’approche européenne demeure plus structurée et objective/systématique. Le système de l’OEB est plus structuré dans le sens ou il permet un lien plus étroit entre l’activité inventive et la nature du problème technique à résoudre. L’approche européenne serait aussi plutôt une approche objective, car elle tient compte d’indices d’activité inventive. Avant de considérer si la combinaison est suggérée par l’état de la technique, l’examinateur regarde s’il existe un mérite dans la combinaison trouvée. Alors qu’en droit américain on reproche que le test KSR utilise une approche subjective, qui s’attache à la démarche intellectuelle de l’homme du métier vis-à-vis du problème visé. Le nouveau test se veut plus large et flexible, du coup moins clair. De plus, beaucoup redoutent le biais rétrospectif (« hindsight bias ») malgré les précautions de la Cour à ce sujet et ce que justement tentait de corriger le test TSM.

II. Conséquences sur le processus d’examen des brevets

On ne peut pas dire que cet arrêt influence directement le droit européen, mais plutôt s’en rapproche. De plus, il semble que cette nouvelle exigence mènera à une hausse de la qualité des brevets.

A/ Rejet accru des demandes de brevets

Le standard de non évidence a été rehaussé. En conséquence, la brevetabilité d’une invention va être évaluée avec plus de sélectivité pour permettre une évaluation plus réaliste des chances de succès de l’inventeur. En conséquence, le taux de rejet de demandes de brevets basé sur l’évidence va s’élever d’où un taux de délivrance plus faible, qui va actuellement rejoindre celui de l’Europe, avoisinant les 50%. De plus, le taux de rejet concerne autant les nouveaux brevets que les brevets contestés, par exemple lors de réexamen pour invalidité en cas de litige. L’examen des brevets devenant plus sévère, il faudra aussi opérer un changement dans la rédaction des brevets, notamment ajouter des revendications sur la contribution inventive à l’état de la technique, pour que l’examinateur se concentre sur les concepts inventifs, montrer les difficultés surmontées, résultats inattendus, les éléments manquants dans l’état de la technique et surtout bien comprendre l’état de la technique.

En Europe, il n’y a pas eu de changement au niveau du critère d’inventivité, car l’Europe était jusqu'à présent un modèle pour les autres pays. « L’OEB est devenue une référence mondiale pour la qualité des brevets puisqu’elle séduit même les entreprises américaines qui apprécient la rigueur de sa certification : un tiers des déposants provient des Etats-Unis. » ( article de La Tribune) Cette rigueur s’apprécie par exemple, à travers la procédure d’opposition qui n’existe pas aux Etats-Unis. Cette procédure permet aux tiers d’anéantir totalement ou partiellement le brevet délivré par l’OEB, à compter de 9 mois de la délivrance du brevet. L’opposition est fondée sur l’absence de brevetabilité. (Articles 99 à 105 de la CBE) Cela évite ainsi que soit breveté des inventions triviales ou sans valeur. Egalement, des inventions brevetables aux Etats-Unis qui vont moins le devenir à cause de KSR sont déjà non brevetables en Europe. En effet, le champ de brevetabilité a toujours été moins large en Europe qu’aux Etats-Unis. Il s’agit des inventions touchant aux « nouveaux domaines de la technologie et des connaissances » : logiciels en tant que tels, génétique, méthodes d’affaires, méthodes thérapeutiques, et bientôt nanotechnologie et protéines. Aux Etats- Unis, ces brevets étaient acceptés à grande échelle, d’où certaines réformes à l’USPTO au cours des dernières années, telle que l’adoption en 2000 d’un deuxième examen des méthodes commerciales et celle en 2001 du critère explicite « utilité précise, substantielle et crédible » appliqué aux inventions biotechnologiques pour que celles-ci soient brevetables. L’arrêt KSR confirme la tendance à réduire la délivrance des brevets dans ces domaines, ce qui ne touche pas l’Europe, qui a elle-même peu acceptée voir pas du tout ce type de brevet.

B/ Un gage de qualité?

Il est fort probable que KSR ait un large impact sur la qualité des brevets. La qualité d’un brevet est liée à la manière d’examiner les brevets; le degré de rigueur et la notion d’inventivité rentrent en jeu. Plus le contrôle est strict, plus l’inventivité est justifiée et donc le brevet de qualité. Ainsi, avec cette décision qui a rehaussé le niveau d’exigence, moins de brevets seront délivrés mais ils seront possiblement de meilleure qualité. Par brevet de qualité, on entend « une juste proportion entre l’étendue des revendications dudit brevet et l’ampleur de la contribution technique de l’invention considérée. » (Rémi Lallement, Politique des brevets) Un brevet médiocre par opposition est « un brevet qui protège des inventions peu novatrices ou assure une protection trop étendue. » (Brevets et innovation, rapport de l’OCDE) La chute du taux de délivrance des brevets montre que les Etats-Unis ont corrigé leurs excès.

Il ne faut pas croire cependant que l’Europe ne connaît pas également une perte de qualité des brevets. En Allemagne, un récent rapport publié par le Conseil scientifique du ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie souligne que « si, aux États-Unis, le système des brevets a dernièrement donné lieu à des dysfonctionnements extrêmes, le système européen des brevets a jusqu’à présent pu limiter de tels débordements mais est soumis à de fortes tensions et se trouve sur ce plan à la croisée des chemins » (BMWi, 2007). Egalement, un rapport du STOA (Office parlementaire européen des choix technologiques et scientifiques) note que « la question de la qualité des brevets délivrés se trouve désormais au cœur du débat sur le futur du système européen des brevets et en constitue même le principal enjeu. » « Ce document montre que l’alourdissement constaté de la charge de travail de l’OEB a sans doute déjà conduit à une dégradation de la qualité du processus d’examen des brevets, avec pour résultat probable de délivrer des brevets qui n’auraient pas dû l’être. » (Rémi Lallement, Politique des brevets)

Ainsi moins de brevets n’équivaut pas forcement à une meilleure qualité. Aux Etats-Unis, on reproche déjà que la réforme a été orienté de façon à « rendre l’USPTO plus efficace dans son processus d’examen et de délivrance – de façon à résorber l’arriéré de demandes de brevets en attente – et non de vouloir, au-delà, réduire le nombre de brevets de mauvaise qualité. » (Nielsen et Samardzija, 2007).

Cette décision montre bien un changement de cap pour les Etats-Unis ; une intention de rehausser le niveau d’exigence d’acceptation des brevets, au niveau des offices de brevets et des juridictions. D’ailleurs, les arrêts postérieurs à KSR vont dans le même sens. (cf. arrêts Leapfrog Entreprises, Inc. v. Fisher Price, Inc 2007 WL 1345333) On ne peut pas dire que cette décision en particulier influence directement l’Europe. On remarque d’ailleurs que les Etats-Unis sont toujours plus extrêmes dans leur changement, que ce soit dans un sens (assouplissement total des critères de brevetabilité) ou dans un autre. (resserrement au maximum) On pourrait plutôt dire que cet arrêt s’inscrit dans la tendance actuelle mondiale d’améliorer le niveau des critères de brevetabilité. On observe notamment cette tendance au niveau international, lors de négociations sur le critère d’inventivité unique à l’OMPI (dans le cadre du Traité sur le droit matériel des brevets) ou encore lors de discussions sur la « création de bases de données concernant l’état de la technique dans de nouveaux domaines et la reconnaissance réciproque des résultats de la recherche et des examens. » (Brevets et innovation, rapport de l’OCDE) En effet, les nouveaux domaines sont actuellement au centre des débats.

BIBLIOGRAPHIE

KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727(2007) Leapfrog Entreprises, Inc. v. Fisher Price, Inc 2007 WL 1345333

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