L’article L. 613-25 b) CPI et le §21 I Nr.2 PatentG ont le même but : le brevet peut être déclaré nul si les descriptions qui exposent l’invention brevetée ne permettent pas à un «homme du métier» de réaliser lui-même l’invention. Aux Etats-Unis, la règle est plus stricte : la description doit permettre «le meilleur mode de réalisation» selon l’article 35 U.S.C. 112. L’inventeur désireux d'être protégé aux Etats-Unis doit faire preuve de plus de précision. Il se doit de révéler son mode de réalisation préféré sous peine de voir sa demande de brevet annulée. En Europe, les inventeurs ont plus de liberté dans la description du mode de réalisation de leur invention (textes en annexe)

Introduction

La croissance de l’économie et la compétitivité d’un Etat industriel dépendent de ses progrès techniques et scientifiques, et d’un comportement économique qui privilégie la concurrence pour encourager les acteurs du marché à faire progresser la technique et les sciences. Dans cette constellation, il est important que l’Etat puisse offrir aux scientifiques et aux chercheurs un minimum de protection pour leurs inventions et pour les encourager à plus de progrès et de créativité. Cette protection remonte à la Grèce Antique en 500 avant J.C, l’on en a retrouvé la trace dans les écrits de Phylarch, qui décrit une intimation de droits exclusifs dans la colonie Sybaris en Italie du Sud, dans laquelle celui qui inventait un plat nouveau et délicieux avait le droit exclusif de conserver et d’en utiliser la recette pendant un an. (Zimmermann, GRUR 1967, S.173) En Europe, et plus précisément en Allemagne et en France, comme aux Etats-Unis, le droit des brevets protège l’inventeur, par un système d’enregistrement des inventions conférant des droits exclusifs sur un bien immatériel qu’est le brevet. En effet, sans une interdiction de contrefaçon et d’exclusivité sur une invention, les entreprises n’investiraient pas dans la recherche. Pour pouvoir accéder à cette protection, l’inventeur, dans les trois pays cités, doit avoir recours à un système d’enregistrement auprès d’un office de brevet national, aux Etats-Unis, au United States Patent and Tradesmark Office ; en France à l’Institut National de la Propriété Industrielle et en Allemagne au Deutsches Patent- und Markenamt. Ainsi il dévoile son invention au public, tout en se garantissant de droits exclusifs sur sa création quant à son utilisation. L’on retrouve ce système dans les législations américaine, française et allemande. Il reste alors à délimiter dans quelle mesure l’inventeur doit décrire la démarche à suivre pour réaliser son invention dans sa demande de brevet et quelles sont les exigences concernant la description.

La description de l’invention doit être claire, complète et précise, à peine de nullité de la demande de brevet, ou à peine de demande en nullité d’un brevet conféré.

La demande d’un brevet français contient une description de l’invention. Elle joue un rôle essentiel quant aux revendications, et elle permet de comprendre l’invention. Le principe fondamental qui anime cette description est sa suffisance qui est réglementée à l’art L 612-5 Code de la Propriété Industrielle (CPI): « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». L’article réglementaire qui s’y réfère, art R 612-12 CPI, dispose quant à lui que l’exposé de l’invention doit permettre de comprendre le problème technique et la solution qui est apportée par l’invention. Cette exigence de clarté et d’efficacité de la description n’est pas seulement destinée à faciliter l’examen de la demande et du rapport de recherche, elle est liée à la fonction même du brevet qui est d’enrichir l’état de la technique par sa publication. (Pollaud Dulian, Droit de la propriété industrielle) A peine de nullité : l’inventeur ne mérite un brevet, que s’il divulgue complètement son invention. Reste alors à déterminer ce que le législateur français attend d’une description suffisante. L’article L. 613-25 b) CPI correspond à la sanction postérieure de la description insuffisante du brevet, notamment lorsqu’un inventeur n’expose pas son invention de suffisamment claire et qu’un homme du métier ne peut l’exécuter.

On retrouve aussi l’exigence de la description dans les formalités de la demande du brevet allemand. Le §21 I Nr.2 PatentG (Patentgesetz) édicte à son tour qu’une description du brevet insuffisante est une raison de révocation postérieure, par un tiers, du brevet. Ainsi, chacun peut invoquer la nullité d’un brevet, si l’inventeur n’a pas décrit son invention de manière assez détaillée. Ce paragraphe est le pendant du § 34 PatG qui contient les exigences de description du brevet lors de la demande. La disposition définit la fonction du monopole : celui-ci est lié à la remise du brevet et doit être seulement une récompense et une stimulation pour l’enrichissement du savoir technique général applicable. C’est pourquoi il ne serait pas justifié que l’inventeur obtienne un brevet s’il ne permet pas au public de profiter de l’invention. Celle-ci doit être utilisable. (BGH GRUR 72, 80, 83 Trixan) On cherche ainsi à travers la loi à éliminer postérieurement les brevets qui ont échappé au filtre du contrôle de la description du brevet lors de la demande.

Le droit américain exige quant à lui pour la validité de la demande de brevet qu’une invention terminée soit décrite. La conception juridique américaine retient deux étapes dans la création. Tout d’abord, la conception, qui existe à partir du moment où une pensée d’invention complète est dans l’esprit de l’inventeur. Puis la reduction to practice qui correspond à la réalisation de l’invention dans une forme physique, ou alors une description de l’invention extrêmement détaillée, claire et pratique de l’invention qu’elle permet de prouver que l’invention, au moment de la demande de brevet, était complète et réalisable (Richard L Mayer, das US Patent p9).

Les conditions de la validité de la demande de brevet en ce qui concerne la description de l’invention sont décrites à l’article 35 U.S.C. 112 I de la loi américaine des brevets qui exige trois conditions différentes : « la description exposera par écrit (1) l’invention et la manière et le procédé pour la faire et pour l’utiliser, en termes suffisamment clairs, concis et exacts pour permettre à toute personne spécialisée (2) dans la technique à laquelle elle se rapporte, ou avec laquelle elle est rattachée de plus près, de la faire, de l’utiliser, et cette description doit indiquer la meilleure façon (best mode 3) envisagée par l’inventeur pour exécuter l’invention. » Ces trois conditions ont des termes particuliers ; à savoir le written description requirement, le enablement requirement (praticabilité) et le best mode requirement qui ont été déterminés par la jurisprudence. Pour ce qui est de la description proprement dite, celle-ci doit être aussi spécifique que nécessaire pour décrire de manière adéquate et avec précision l’invention. Le rédacteur du brevet est son propre lexicographe, c'est-à-dire qu’il peut désigner les organes de l’invention par les termes de son choix à condition de ne pas aller à l’encontre des acceptions reconnues (Le brevet américain, Bouju, p199). Ainsi la jurisprudence a-t-elle décidé que l’inventeur ne peut faire référence à des termes ou des techniques issus d’autres brevets américains. Cependant il ne peut pas s’appuyer sur des brevets étrangers ou des documents n’étant pas des brevets. (Quaker City Gearworks v Skil Corp 223 USPQ 1161 CAFC 1984)

Le concept de l’homme du métier : la réalisation possible de l’invention et sa praticabilité

La France, l’Allemagne comme les Etats Unis, exigent que l’invention, grâce à la description, puisse être réalisable par un homme du métier. Il reste alors à déterminer les conceptions qui en ont été faites dans les différents pays. L’homme du métier qui sert de référence en France ne doit pas faire preuve de créativité inventive pour pouvoir réaliser l’invention. Il doit pouvoir se contenter de mettre en œuvre les enseignements du brevet et ses connaissances générales de base et être ainsi nécessairement conduit à réaliser l’invention. (Paris, 16/12/93) Une description ambigüe ou qui entre en contradiction avec les revendications du brevet n’est pas suffisante, car elle ne permet pas de réaliser l’invention (Cass.Com 5/3/91). La limite posée par la jurisprudence est que l’insuffisance de la description ne doit pas être confondue avec l’éventuelle imperfection du résultat, qui, elle, n’est pas une cause de nullité.(TGI Paris 25/04/85 PIBD 1985, III, p. 246) On doit également préciser que selon la conception française, l’homme du métier, s’il doit pouvoir réaliser l’invention, ne doit pas nécessairement la comprendre.(Paris, 24/06/61) Enfin, l’homme du métier peut être renvoyé à des textes extérieurs pour exécuter l’invention, sans que la description ne soit nécessairement insuffisante. (CA Paris, 31/10/2001) Enfin, on retient également que l’exécution doit être possible, mais on n’attend pas que l’invention soit décrite de manière à être exploitable commercialement ou industriellement. (Droit de la propriété industrielle, JC Galloux) Il ne s’agit pas davantage de vérifier l’efficacité même de l’invention. (Cass.Com 16/06/92). Cette précision est d’importance, car souvent l’invention ne peut être exploitée industriellement qu’après avoir fait l’objet d’une mise au point qui nécessite l’apport à côté de l’enseignement technique du brevet, d’un savoir faire non breveté. La suffisance de la description n’exige pas la communication de ce savoir faire. (Droit de la propriété industrielle, JC Galloux)

Le droit allemand retient une conception d’un homme du métier (Fachmann) standard. L’homme du métier allemand doit avoir un certain nombre de connaissances dans le domaine de l’invention. Le concept de l’homme du métier est un concept mental aidant à évaluer s’il est possible de réaliser l’invention. Il est le représentant du cercle de gens à qui l’invention s’adresse. (BGH GRUR 86, 798) On considère alors de manière générale les connaissances techniques et scientifiques les gens du métier ont à leur disposition, par rapport à leurs études, par rapport aux fonctions de développement de la technique qu’ils peuvent avoir dans une entreprise. L’on peut même prendre en compte un groupe de spécialistes pour une invention particulièrement complexe pour une invention particulièrement difficile à réaliser. (Benkard, Patentgesetz Kommentar, p829) Tout ce qui appartient aux connaissances générales de l’homme du métier allemand appartient automatiquement au contenu de la description de l’invention (de manière tacite), et ne doit pas être ajouté aux documents composant la demande d’inscription. Lorsque l’on parle du savoir et des capacités de réalisation de l’homme du métier, l’on considère ses connaissances au moment de la demande de brevet. L’homme du métier doit alors utiliser les règles habituelles dans son domaine de connaissance et les méthodes de construction connues, ainsi que de possibles variations de la réalisation de la technique. Ce concept de l’homme du métier est un critère qui permet de prononcer la nullité du brevet, ce qui peut être le cas si il y a défaut de description. Ce cas de figure est donné lorsqu’un homme du métier moyen n’arrive à réaliser l’invention qu’avec de grosses difficultés ou par hasard sans échec préalable.

Le droit allemand comme le droit français retiennent une conception similaire de la description de l’invention qui est due à l’harmonisation européenne.

Comment le droit américain résout-il cette problématique ? La deuxième condition de l’article 35 112 U.S.C de la loi sur les brevets américains, l’enablement d’une personne spécialisée, est un point très important de la disposition. Cette aptitude conférée à cette personne spécialisée assure que la divulgation de l’invention est complète et assure l’intégralité de l’invention au moment de la demande de brevet, afin que cela puisse valoir comme une constructive reduction to practice (RL Mayer, das US Patentrecht). Ainsi si l’invention est bien décrite elle peut être facilement pratiquée et réalisée par une personne compétente. Quelles sont alors les capacités de cette personne spécialisée ? Elle est définie à l’article 35 U.S.C. 103 qui dispose que la personne spécialisée a une capacité ordinaire dans l’art pour lequel la question est pertinente. Ainsi elle doit constater si l’invention est proche de l’état de la technique ou non. Malgré un grand nombre d’explications à son égard, quant à ses capacités intellectuelles, il apparaît que la personne spécialisée est un concept encore flottant, et que son appréciation, en cas de litige, reste assez subjective et imprévisible. (Mayer, das US Patentrecht p19) Ainsi la description qui en est faite à l’article 103 laisse transparaitre une personne plus douée que celle exigée dans l’article 35 U.S.C 112. En effet, dans le cas de l’examen de la description de l’invention, si jamais l’examinateur ne comprend pas l’invention ou ne dispose pas des connaissances nécessaires pour pouvoir la réaliser, la demande aura de grandes chances d’échouer alors même qu’il sera considéré comme un spécialiste, bien que ce ne soit pas le seul critère déterminant pour rejeter la demande du brevet. Il y a effectivement un moyen de faire une plainte en appel pour faire réviser le rejet de la demande. (Mayer, das US Patentrecht p20) L’exigence d’un spécialiste étant capable de réaliser l’invention est justifiée par le fait que les brevets sont écrits pour permettre aux techniciens spécialisés et non au public de pratiquer l’invention. La jurisprudence Gore Ass v. Garlock Inc de 1983, la CAFC a précisé que le brevet n’est pas nul parce qu’il requiert une expérimentation, il est seulement invalide si ceux qui sont spécialisés dans la technique sont obligés d’engager une expérimentation indue pour mettre en pratique l’invention.

Ainsi le concept de l’homme du métier autant en droit français et allemand, qu’en droit américain globalement assez proche : il dispose de connaissances dans les techniques qui se rapportent au brevet, doit pouvoir la réaliser sans faire preuve d’imagination et la description doit rendre la réalisation de l’invention « facile » en considération de ses connaissances.

Le droit américain va plus loin quant à la précision de la description : l’exigence du best mode

Le droit des brevets américains ajoute cependant une condition exigeante à la validité de la description de l’invention que ne connaissent pas le droit français ni le droit allemand. La specification doit préciser une forme d’exécution préférée de l’invention. Cette condition inscrite à l’article 35 U.S.C est connue sous le terme de best mode. La position de l’office des brevets américain à cet égard est que la réalisation décrite par le demandeur est a priori la meilleure connue de lui et satisfait à l’exigence légale. L’on considère le meilleur mode de réalisation appréhendé par l’inventeur au moment de la demande de brevet. Il ne s’agit pas tellement ici que l’inventeur décrive la meilleure technique actuelle pour réaliser l’invention, puisque la technique peut évoluer en fonction du temps et des connaissances de chaque technicien. Il s’agit ici d’une conception personnelle de l’inventeur du meilleur mode de réalisation de l’invention, c'est-à-dire sa méthode préférée. Le droit américain cherche ainsi à éviter que les inventeurs ne dévoilent pas assez quant à la façon de réaliser l’invention, et qu’ils cherchent ainsi à dissimuler une partie de leur savoir. Ainsi, l’inventeur, s’il connaît deux techniques, doit décrire celle qu’il préfère. Si une demande de nullité de brevet est intentée contre l’inventeur sur le critère du best mode, on ne prend pas en compte l’aspect intentionnel de la dissimulation du best mode par l’inventeur, mais juste le fait simple qu’il n’ait pas décrit sa méthode préférée pour le sanctionner. Cette exigence est aussi appliquée aux inventeurs étrangers qui veulent protéger leur brevet aux Etats-Unis. (Mayer, p 63) On ne connaît pas cette exigence dans les systèmes européens, qui confèrent plus de protection aux connaissances de l’inventeur. Mais cette exigence américaine est justifiable dans la mesure où l’inventeur se voit accorder une protection et un monopole sur une connaissance, qui en contrepartie doivent permettre la praticabilité technique du brevet. C’est la contrepartie sociale. Par ailleurs, il semble normal que les exigences de description en droit des brevets américains soient plus fermes, étant donné qu’il est plus simple de se procurer un brevet aux Etats-Unis, qui permet à plus de petits inventeurs de faire protéger leurs inventions. Cette protection plus large est entre autre due au principe du premier inventeur qui règne en droit américain des brevets alors que le principe en Europe est d’accorder la protection au premier demandeur de brevet. En Europe, l’inventeur ne devant pas dévoiler nécessairement ce qu’il considère comme étant la meilleure technique de réalisation. Il peut licencier son savoir faire et ses techniques de réalisation de l’invention dans une licence de brevet, ce qui représente pour lui une source de financement non négligeable.

BIBLIOGRAPHIE

Patentgesetz, Dr. Georg Benkard, Edition Beck, München 2006

Das U.S Patentgesetz, Richard L. Mayer, Carl Heymanns Verlag, München 2003

Le brevet américain, André Bouju, Jupiter Précis, Paris 1988

Droit de la Propriété Industrielle, Frédéric Pollaud Dulian, Montchrestien 1999

Droit de la Propriété Industrielle, Jacques Azéma, Jean Christophe Galloux, Dalloz 2006

ANNEXE

Article L 613-25 CPI : Le brevet est déclaré nul par décision de justice: a) si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L 611-11 et L. 611-13 à L. 611-17 ; b) s’il n’expose pas l’invention de suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; c) si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. Si les motifs de la nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. § 21 PatG (Patentgesetz) - Widerrufsgründe / Einspruchsgründe: (1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß 1. der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist, 2. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann, 3. der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme), 4. der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist; das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der früheren Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist. (2) Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden. (3) Mit dem Widerruf gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Bei beschränkter Aufrechterhaltung ist diese Bestimmung entsprechend anzuwenden. 35 U.S.C. 112 Specification : The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention. The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention. A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form. Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers. A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered. An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.