Résumé :

Le droit de l’internet est un droit nouveau qui fait face à des défis de plus en plus complexe du fait de la nature globale de cet outil. La vie commerciale s’est vue particulièrement affectée par le développement de pratiques malhonnêtes sur internet. Ainsi le cybersquatting s’est développé et pose problème aux détenteurs de marques mais aussi aux entités fournissant des biens et des services. Une procédure internationale extrajudiciaire existe mais les juridictions nationales sont également amenées à traiter du problème. Ainsi, le droit anglais et le droit français ont développé leurs mécanismes internes afin d’appréhender le problème de cybersquatting.

L’évolution d’internet tant dans sa technologie que dans son utilisation croissante par le public a rendu nécessaire pour les entreprises ou fournisseurs de biens et de services de se tourner vers cet outil afin d’attirer une nouvelle clientèle et ainsi maximiser leur profits. Développer un site internet s’est donc avéré essentiel pour les détenteurs de marques et les entreprises dans le but de pouvoir obtenir une visibilité plus grande auprès des consommateurs locaux mais également faciliter l’accès des consommateurs étrangers à leurs produits. Tout comme dans la réalité physique, dans la réalité virtuelle qu’est internet, les détenteurs de marques ou fournisseurs de biens et services n’ayant pas enregistré de marques doivent faire face à de la concurrence parfois illégale rendant difficile la continuité de leurs activités. Internet est un espace libre ne se prêtant pas à une régulation poussée. Cette absence de contrainte a conduit à la multiplication d’actes malhonnêtes d’individus profitant de la plus ou moins grande liberté qui leur est offerte sur internet afin de détourner certaines règles du ‘monde réel’. Les difficultés soulevées par internet sont souvent des questions inédites et n’ont donc parfois pas été prévues par les législateurs qui doivent alors développer des solutions nouvelles ou élargir les solutions déjà existantes pour y répondre efficacement. Un des problèmes rencontré est la création d’un réel commerce de noms des domaines sur internet. Les noms de domaines constituent en quelque sorte l’identité numérique d’une entité ou d’un individu et permettent d’identifier et d’accéder facilement à la page internet qu’ils ont crée. Les noms de domaines peuvent ainsi être librement choisis du moment que celui ou celle voulant l’utiliser en fasse l’enregistrement préalable auprès des registres de noms de domaines (l’Association française pour le nommage Internet en coopération chargée des noms de domaines contenant .fr et Nominet chargé des noms de domaine.uk). Une fois enregistré, le titulaire du nom de domaine est libre ou non d’exploiter le site internet qui y est rattaché. Un des abus notoire de la simplicité de l’enregistrement des noms de domaines et de la règle très avantageuse du « premier venu premier servi » (article 45-1 du Code des postes et Communications électroniques) est le cybersquatting. Un acte de cybersquatting est commis d’une part lorsqu’un individu ou une entité procède à l’enregistrement de noms de domaines spécifiques le plus souvent rattaché à une marque connue ayant ainsi une valeur économique tout en sachant qu’ils pourront les revendre par la suite à un prix fort à ceux qui en auront besoin dans le cadre de leur activité. D’autre part, ils peuvent également utiliser ces noms de domaines afin d’attirer et de tromper le public en lui faisant croire que le site est rattaché à la marque ou à l’entité qui lui est familière et ainsi capter les profits qui auraient dû revenir à ces dernières. Le cybersquatting affecte ainsi le plus souvent les détenteurs de marques renommées, les entreprises mais également les collectivités territoriales qui n’ont pas déposés de marques mais dont la renommée attire à elle seule les consommateurs. Ceux-ci tirent ainsi avantage de la disponibilité des noms de domaines du fait de l’absence par les « victimes » d’une réservation préalable du nom de domaine leur correspondant. Elles se retrouvent ainsi privées de l’utilisation du nom de domaine qui serait le plus cohérent avec leurs activités. Les noms de domaines, ne pouvant être assimilés à des marques, soulèvent donc la question de savoir à quel régime juridique les rattacher. Ce problème fait l’objet d’une procédure extrajudiciaire qui a été crée par la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (l’ICANN société américaine de compétence internationale chargée de la régulation d’internet et notamment des noms de domaines). Cette procédure se nomme « Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy » et concerne les litiges afférant aux noms de domaine. Elle peut être engagée par tout individu ou entité s’estimant lésé par l’enregistrement abusif d’un nom de domaine correspondant à sa marque auprès du registre d’attribution des noms de domaines national tels que l’AFNIC ou Nominet. Nous ne nous intéresserons pas à cette procédure extrajudiciaire mais aux mécanismes judiciaires nationaux utilisés pour sanctionner ces pratiques.  Nous analyserons ainsi le droit français et le droit anglais afin de savoir comment ces deux droits traitent le problème et de voir s’il existe des différences notables entre les deux systèmes. Nous nous interrogerons sur l’efficacité des mécanismes en place et l’éventuel nécessité d’une norme spécifique pour protéger les noms de domaines.

Les moyens d’actions internes pour lutter contre le cybersquatting

Les problèmes nouveaux soulevés par l’utilisation d’internet et l’absence de contrainte quant à l’enregistrement des noms de domaines rendent compliquée la prévention du cybersquatting bien que l’édiction d’une législation spécifiquement dédiée à ce problème puisse être une solution (comme par exemple la loi aux Etats Unis sur le cybersquatting). Quoiqu’il en soit, le Royaume Uni et la France n’ont pas choisi d’établir une loi spéciale protégeant les marques ou entreprises des atteintes liées au cybersquatting. C’est donc par l’intermédiaire de mécanismes déjà existants que les deux droits ont choisis de protéger les victimes de cybersquatting.

Le droit anglais connait deux moyens d’actions lorsqu’un nom de domaine a été enregistré empêchant ainsi le détenteur d’une marque ou d’une dénomination sociale correspondant au nom de domaine d’utiliser celui-ci pour son site internet, le  « trademark infringement » et le « passing off ». Ce dernier est notamment utile lorsqu’une victime de cybersquatting n’a pas enregistré de marque correspondant à son activité. Le Trade Marks Act 1994, régit les atteintes au droit des marques en sa section 10(3) et sanctionne les actes par lesquels un signe identique ou similaire à la marque est utilisé dans la vie des affaires sur des produits qu’ils soient similaires ou identiques notamment lorsque de ce fait découle un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre le signe litigieux et la marque. Pour le cas où les produits ne seraient pas similaires, la renommée de la marque étant utilisée de manière malhonnête pour générer des profits pourraient permettre une action pour atteinte au droit des marques dans le cas d’enregistrement de noms de domaines abusifs. En droit français nous retrouvons des règles semblables. Le code de propriété intellectuelle dans les articles L713-1 à L173-5 évoque les hypothèses de reproduction de la marque (reproduction identique ou similaire) sur des produits semblables ou identiques entraînant un risque de confusion, ainsi que le cas de la marque notoire ou renommée qui serait reproduite sur des produits non similaires et qui serait abusivement utilisée par le contrefacteur du fait de cette renommée. En droit français l’action en contrefaçon propre au droit des marques est donc une des solutions possibles pour le cas de cybersquatting. Il faut pour qu’elle soit justifiée, tout comme en droit anglais, que la reproduction soit faite dans la vie des affaires et que cette utilisation porte atteinte à la fonction de la marque. Il est intéressant de noter que le droit français et le droit anglais n’ayant pas de loi spécifique concernant le cybersquatting ont eu à utiliser le droit des marques afin d’y glisser les demandes ayant trait à ce problème. Ainsi devons nous rappeler que le nom de domaine n’est en aucun cas en soi associé au droit des marques en ce qu’il n’est pas considéré comme étant un signe distinctif nécessaire pour déposer une marque. Les noms de domaines sont régis par les organismes compétents mais les problèmes soulevés par ceux-ci relativement aux marques ont conduit à l’utilisation du droit des marques.

La décision majeure concernant le cybersquatting en Angleterre est celle de British Telecommunications Plc & Ors v One In A Million Ltd & Ors [1998] (affaire One in a million). Cette décision traite des deux moyens d’actions contre le cybersquatting en droit anglais évoquées précédemment. Dans cette affaire un revendeur de noms de domaines avait enregistré plusieurs noms similaires ou identiques à des marques connues en Angleterre telles que Marks & Spencer, British Telecommunications ou encore Sainsbury. Cette affaire est intéressante en ce que les demandeurs (les détenteurs de marques) n’ont pas invoqué l’atteinte à leur droit de propriété intellectuelle résidant dans la marque qu’ils ont déposé, mais le risque d’atteinte à leur droit. En effet les défendeurs n’avaient pas nécessairement exploité les sites internet rattachés aux noms de domaines litigieux mais avaient pour objectifs de revendre ces noms de domaines qui pourraient ainsi par la suite être revendus et utilisés, portant alors atteinte aux marques déposées. De ce fait, les juges anglais avaient décidés de sanctionner le simple risque d’une atteinte à leur droit de propriété intellectuelle, en élargissement par ailleurs la notion d’usage dans la vie des affaires en ce que les revendeurs utilisaient bien les marques en question sous forme de domaine dans leur commerce de revente. Cette solution paraît ainsi favorable aux marques car le simple fait de créer un risque d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle peut conduire à une sanction des juges. Dans cette affaire les juges avaient donc émis des injonctions à l’égard des revendeurs leur interdisant d’utiliser les noms de domaines litigieux.

Le droit français a également connu plusieurs cas de cybersquatting. Une des affaires célèbres est le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre datant du 18 Janvier 1999 opposant la société détentrice de la marque SFR à la société américaine W3 Systems INC. Celle-ci avait enregistrée le nom de domaine < http://www.sfr.com >. Le tribunal a statué que les actes de la société américaine qui était connue pour enregistrer abusivement des noms de domaines afin de les revendre constituaient des actes de contrefaçon. Il est intéressant de noter que le tribunal donne pour justification que « cette contrefaçon [de la marque déposée SFR] est caractérisée du seul fait de l’enregistrement d’un nom de domaine la reproduisant ». Ainsi constatons-nous que dans le cas d’une marque, le simple enregistrement du nom de domaine vaut contrefaçon au sens de l’art L713-2 du CPI. Cependant, force est de constater que le droit français s’attarde beaucoup sur le principe de spécialité du droit des marques qui veut qu’une marque soit enregistrée pour une catégorie de produit spécifique et que toute marque similaire qui représenterait des produits d’autres catégories ne pourra pas être reconnue comme étant une action en contrefaçon. Dans l’arrêt SFR, la société avait enregistrée la marque sous la classe 38 qui correspond aux services de télécommunications comme le rappelle le jugement. Les classes sont présentées dans la base de données de l’Institut national de la propriété industrielle (notamment responsable des dépôts de marques). Bien que les classifications soient les mêmes en Angleterre, il semble que le droit français s’intéresse beaucoup plus à cette condition que le droit anglais. Ainsi dans le jugement concernant la société Framatome, aussi de renommée mondiale qui s’était vu privée de l’usage du nom de domaine framatome.com par un revendeur de nom de domaine, le juge n’avait pas oublié de mentionner au visa les différentes classes pour lesquelles la société Framatome avait enregistrée sa marque dont la classe 38. Le fait d’imposer l’enregistrement d’une marque sous la classe 38 semble ainsi être une condition stricte. Les détenteurs de marques qui n’auraient pas enregistrés leurs produits sous cette catégorie et n’ayant pas envisagés les potentielles atteintes par les cybersquatteurs se retrouveraient donc dépourvus de la possibilité d’obtenir une réparation. Le droit anglais paraît donc plus efficace pour réparer les actes de cybersquatting en ne tenant pas obligatoirement compte de la condition de spécialité du droit des marques.

Le droit des marques n’est pas le seul droit sollicité concernant les actes de cybersquatting.  Ces actes peuvent également concerner des entreprises ou entités n’ayant pas de marques déposées. Ainsi les deux systèmes juridiques ont élargi les mécanismes déjà existants afin d’y intégrer les problèmes de cybersquatting. En effet le droit anglais utilise également le « tort of passing off » qui est une action civile et ne nécessite pas le dépôt d’une marque pour s’appliquer. Cette action permet ainsi aux entreprises d’une certaine renommée, « goodwill »[1], largement connues des consommateurs de bénéficier d’une protection lorsque leurs produits ou services font l’objet de reproduction. Cette action est une action de droit commun et n’est donc pas nécessairement utilisée par les entreprises, elle peut être utilisée par toute entité peu importe son activité, du moment que la condition de goodwill est présente. Cette action est utilisée car elle permet de réparer les atteintes parasitaires de tout concurrent cherchant à profiter de la renommée de l’entité. Ainsi a été considéré que l’enregistrement d’un nom de domaine constituait dans certains cas un acte pouvant être assimilé au passing off. Une entreprise ou un individu enregistrant un nom de domaine similaire au nom, au nom commercial ou encore à la dénomination sociale d’une entité renommée essaierait donc de se faire passer pour l’entité en question afin d’attirer sa clientèle, de tromper le public ou de nuire à la réputation de celle-ci. Ces différents motifs conduisant un cybersquatteur à reprendre le nom d’une entreprise renommée pour l’enregistrer en tant que nom de domaine peut s’assimiler à la « misrepresentation » qui est une condition pour que l’action de passing off soit valide.  Il y a donc une tromperie faite au public. De plus pour que l’action de passing off puisse aboutir, il faut y avoir un dommage causé à l’entreprise renommée. Dans l’affaire One in a Million, les juges ont considérés qu’il y avait bien « passing off » en ce que le nom de Marks & Spencer bénéficiait d’une renommée indéniable, et tout nom de domaine reprenant celui-ci provoquerait dans l’esprit du consommateur un rattachement inévitable à la célèbre enseigne.

Le droit français comporte également une action civile qui est l’action en concurrence déloyale. Elle permet notamment de défendre les entreprises n’ayant pas de marques déposées. Ainsi l’action nécessite la présence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage. Elle est présentée comme sanctionnant « la transgression d’un devoir dans l’exercice de la liberté du commerce » comme le dit François Deschamps dans son article  « Contrefaçon de marques et concurrence déloyale dans l'audiovisuel ». De plus le droit français utilise également la notion de parasitisme (issue du droit de la concurrence) selon laquelle, une entité ou individu utilise la notoriété d’un autre dans ses activités. Cette notion va de paire avec la concurrence déloyale. Ainsi le jugement SFR condamne la société W3 Systems INC d’avoir agit en concurrence déloyale par parasitisme notamment du fait que le site litigieux renvoyait les internautes connectés à la page de France Telecom, concurrent de SFR causant ainsi un dommage à celle-ci.

De cette analyse, il convient de conclure que le droit français et le droit anglais utilisent des actions similaires pour protéger les victimes du cybersquatting cependant ce qui les différencient est le raisonnement. Le droit français s’attache beaucoup plus aux règles établies afin de sanctionner les actes de cybersquatting mais n’est ainsi pas forcément favorable aux entités victimes de ceux-ci. Le droit anglais au contraire est beaucoup plus libéral et a développé ses mécanismes dans le but essentiel de faciliter la sanction des actes de cybersquatting. Bien que l’action en concurrence déloyale ressemble au passing off, cette action reste centrée sur la nécessité d’avoir une faute, un lien de causalité et un dommage alors que les conditions du passing off divergent en ce que cette action reste très étroitement liée au droit des marques et nécessite notamment la « goodwill » qui est la notoriété de la marque. L’action en concurrence déloyale vise elle à réparer un préjudice qui a eu lieu aux cours des activités commerciales de deux entités (et qui se manifeste souvent par une situation de concurrence) et s’inscrit donc dans la vie commerciale, ce qui n’est pas forcément le cas du « passing off ».

L’utilisation par le droit français et le droit anglais de mécanismes déjà existants pourrait nous amener à considérer l’effectivité de ceux-ci quant au problème soulevé par le cybersquatting. Elargir les actions déjà existantes est-elle une solution durable pour lutter effectivement contre le cybersquatting ? Il semble que pour l’instant les deux juridictions estiment que les recours déjà existants suffisent.

Vers une législation dédiée au cybersquatting ?

Le droit anglais et le droit français ne possèdent à l’heure actuelle, aucune loi spécifique relative au cybersquatting. Comme vu précédemment, les deux systèmes juridiques utilisent des moyens d’actions déjà existants afin de réparer les préjudices subis par les victimes de cybersquatting.

Si le Royaume Uni n’a pas encore édicté de législation concernant le cybersquatting, les Etats Unis, étant aussi un système de common law, ont vu la nécessité de créer une telle norme.       L’Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 traite exclusivement du cas de cybersquatting en établissant les conditions et les tests à remplir afin de déterminer si les enregistrements de noms de domaines d’une entité ou d’un individu portent atteinte à une marque. Les cybersquatteurs sont donc grâce à cette loi sanctionnés civilement et doivent en général transférer le nom de domaine à l’enseigne victime des agissements. Ils doivent également souvent verser des dommages et intérêts. Etablir une loi spéciale avec des critères spécifiquement dédiés à une infraction pourraient donc sembler plus efficace, ne nécessitant pas d’élargir des actions déjà existantes et offriraient des sanctions établies précisément pour le problème de cybersquatting.

La France a cependant déjà émis l’idée d’édicter une norme dédiée aux noms de domaines. Ainsi, la proposition de loi visant à protéger les noms de domaine du 15 février 2007 aurait pu voir le jour et visait à sanctionner expressément les cas de cybersquatting. Ainsi seraient sanctionnés les individus demandant l’enregistrement de noms de domaines « portant atteinte » au droit des marques, à la concurrence, au nom de personne physique ou de collectivité territoriale. Cette loi aurait donc couvert les cas de cybersquatting en incluant les moyens d’actions déjà existants en droit français. De plus le législateur français comptait également sanctionner pénalement le cybersquatting en prévoyant une amende allant jusqu’à 45000 euros et deux ans d’emprisonnement. Introduire de telles sanctions aurait donc pu apporter une meilleure solution aux litiges de cybersquatting qui ne donnent pour l’instant pas lieu à des sanctions pénales. Cette loi cependant n’a pas été promulguée. Ainsi peut-on dire que la France s’est plus rapprochée de l’idée de cibler spécifiquement le cybersquatting que son voisin anglais. Le fait qu’une telle proposition ait été émise n’exclut donc pas l’éventuelle possibilité qu’une version révisée voie le jour dans le futur.

Le choix de ne pas édicter de norme spécifique au cybersquatting est donc encore une fois commun au droit anglais et au droit français, bien que l’idée s’est développée dans des pays de common law comme les Etats Unis. Peut être cette absence de loi spécifique a-t-elle trait à l’existence de la procédure extrajudiciaire dédiée à protéger les victimes d’abus d’enregistrement de noms de domaines plus facile d’accès qu’une action en justice. Les procédures extrajudiciaires interviennent cependant indépendamment d’une action en justice et peuvent paraître moins contraignants qu’une décision en justice favorisant ainsi le recours à la voie judiciaire.

Conclusion :

Le cybersquatting est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur venant troubler ainsi les entreprises détentrices ou non de marques, ou individus souhaitant développer leur services sur internet. Ce phénomène étant relativement récent vient donc contraindre les autorités législatives et judiciaires à prendre les mesures nécessaires afin de réparer au mieux le préjudice subit. Le droit anglais et le droit français ont ainsi décidé d’élargir la compétence d’actions déjà existantes afin de remédier au problème de cybersquatting. Bien que les deux systèmes utilisent des actions similaires ils semblent que les moyens d’actions permettent une plus ou moins grande chance d’obtenir une compensation selon les critères choisis pour déterminer s’il y a ou non des actes de cybersquatting. La situation actuelle nous mènent à nous questionner sur la nécessité d’une loi spécifique protégeant contre les actes de cybersquatting et de la création d’une véritable incrimination de cybersquatting.  Ces troubles devenant de plus en plus fréquents et les noms de domaines ne cessant d’augmenter (par exemple la création récente en 2014 du nom de domaine .uk) il semblerait judicieux d’établir une législation adaptée au cybersquatting qui agirait à la fois dans le but de fournir une réparation propre et adéquate aux victimes de cybersquatting et qui permettrait de dissuader les éventuels cybersquatteurs notamment par la création d’une action pénale. Toutefois les deux systèmes n’entendent pas pour l’instant édicter de telle loi bien que le droit français y ait déjà songé. Quoiqu’il en soit, il semble que les actions existantes répondent efficacement aux actes de cybersquatting.

Bibliographie :

• Droit anglais :

-          The Trade Marks Act 1994

-          British Telecommunications Plc & Ors v One In A Million Ltd & Ors [1998] EWCA Civ 1272 (23 July 1998)

-          Sunando Mukherjee, Passing Off in Internet Domain Names—A Legal Analysis

-          Mairead Moore, Cybersquatting: Prevention better than cure?

-          Intellectual property crime and infringement https://www.gov.uk/intellectual-property-crime-and-infringement#trade-mark-infringement

-          Chaudri , Internet domain names and the interaction with intellectual property

-          IRC v Muller and Co's Margarine [1901]

-          Trademark classification list of goods and services https://www.gov.uk/government/publications/how-to-classify-trade-marks/trade-mark-classification-list-of-goods-and-services

-          Tenesa S. Scaturro, The Anticybersquatting Consumer Protection Act and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: The First Decade: Looking Back and Adapting Forward

• Droit français

-          Code de la Propriété Intellectuelle

-          Tribunal de Grande Instance de Nanterre 18 janvier 1999

-          Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 25 avril 1997

-          Philippe Barbet et Isabelle Liotard, Propriété intellectuelle et régulation des marchés des biens informationnels : le cas du nommage sur l’Internet

-          Fabien Honorat La marque face au nom de domaine

-          Sadry Porlon, La lutte contre le cybersquatting (France, OMPI, Etats Unis)

-          François Deschamps, Contrefaçon de marques et concurrence déloyale dans l'audiovisuel

-          Basile Ader, Le nom de domaine dans le paysage juridique français

-          Liste des classes site de l’INPI http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/listeClasseNice?numClasse=35

-          Proposition de loi du 15 Février 2007 http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3726.asp