Au cours de l’année 2011, Christian Louboutin a régné sur 55 boutiques dans le monde, commercialisé 700 000 paires dans 350 points de vente dans 42 pays, et a réalisé un volume d’affaires de 300 millions d’euros. D’où vient ce succès ? D’une semelle rouge.

Depuis la création de la maison Louboutin en 1992, le créateur français Christian Louboutin dote ses souliers de luxe d’une semelle de couleur rouge. Cette dernière devient le signe distinctif de la marque et assure le succès mondial de la griffe. Le créateur devient titulaire de la marque semi-figurative internationale représentant « une semelle de chaussure de couleur rouge », déposée à l’OMPI le 23 mai 2001 sous priorité de la marque française n°00 3 067 674 déposée le 29 novembre 2000 pour désigner des chaussures en classe 25. Louboutin prend aussi le soin de faire enregistrer la « Red Sole Mark » par l’Office américain des brevets et des marques (« USPTO ») le 1^er janvier 2008.

En janvier 2011, le célèbre chausseur voit rouge en apercevant des paires de souliers monochromes rouges (semelle incluse) dans les boutiques new-yorkaises de la maison de couture Yves Saint Laurent (YSL). Depuis les années 1970, les collections de cette dernière comporteraient des chaussures à semelle rouge. Les négociations entre les deux maisons échouent, YSL refusant de retirer de la vente les modèles en question. Louboutin porte alors plainte le 7 avril 2011 devant la cour fédérale new-yorkaise, pour, entre autres, violation de marque commerciale, fausse désignation d’origine et concurrence déloyale. Par demande reconventionnelle, YSL demande l’annulation de la « Red Sole Mark » (aux motifs que la marque est ornementale, fonctionnelle, ne constitue pas un signe distinctif et dont l’enregistrement auprès du PTO a été obtenu par fraude) et des dommages et intérêts pour être intervenu de manière délictuelle dans ses relations commerciales et pour concurrence déloyale.

Le 10 aout 2011, le juge Victor Marrero auprès de la District Court de New York, déboute Louboutin de sa demande visant à empêcher Yves Saint Laurent America de vendre les modèles incriminés (Christian Louboutin S.A. et al., v. Yves Saint Laurent American, Inc. et al., United States District Court, S.D. New York, 10 aout 2011, 778 F. Supp., 2d 445). La cour juge que dans le monde de la mode, la couleur sert des fonctions ornementale et esthétique, vitales pour maintenir une concurrence forte. De ce fait, Louboutin n’est pas en mesure de prouver que la marque a droit à une protection conformément aux règles du droit des marques, malgré le fait qu’elle ait acquis une signification secondaire due à sa notoriété sur le marché. Il semble donc, à la lecture de cet arrêt, qu’une seule couleur ne peut constituer une marque déposée dans le secteur de la mode, et laisse à penser que la marque déposée serait annulable.

 

Cette décision rejoint le litige qui opposa, en France la maison Louboutin au groupe de prêt-à-porter Zara quelques mois auparavant. S’efforçant encore de protéger ses souliers de marque rouge, Louboutin assigne la société Zara sur le fondement de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale, constatant que cette dernière commercialisait dans ses magasins un modèle de chaussure féminine comportant une semelle de couleur rouge. La Cour d’appel de Paris a déclaré la marque déposée par M. Christian Louboutin à l’INPI nulle (Société Zara France, S.A.R.L. contre société Christian Louboutin, S.A., Monsieur Christian Louboutin, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 22 juin 2011, JurisData : 2011-023927).

Le 30 mai 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Christian Louboutin et affirme ainsi la décision de la Cour d’appel (Arrêt n°620 F-D, Pourvoi n° D 11-20.724, audience publique du 30 mai 2012, Cour de cassation, Com.).

 

A la lecture de ces décisions, la fameuse semelle rouge semblait plus qu’abimée. Cependant, le 5 septembre 2012, la Cour d’appel fédérale de New York n’a pas suivi le raisonnement du premier juge dans l’affaire Louboutin v. YSL: elle a donné à la fois raison et tort aux deux maisons de luxe, en jugeant tout de même que les semelles rouges pouvaient être une marque déposée, sauf si le reste de la chaussure est de la même couleur, de sorte que le modèle vendu par YSL n’était pas contrefaisant (Christian Louboutin S.A., Christian Louboutin, L.L.C., v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 5 septembre 2012, 696 F. 3d 206).

En quoi ces décisions diffèrent-elles? Une couleur seule peut-elle être protégée en tant que marque ? Les deux pays accordent-ils la même importance au contexte dans lequel la marque est attaquée ?. En réalité, il apparaît, d’une part, que les tribunaux américains semblent désormais plus enclins que par le passé à admettre la protection d’une couleur en tant que marque, tandis que, d’autre part, les juges français, à travers le principe notamment de représentation graphique, rejettent sa distinctivité.

 

1. Louboutin contre Yves Saint Laurent

 

1. U.S. District Court du Southern District de New York : la semelle rouge ne serait pas protégeable en tant que marque.

 

1° Le tribunal commence par rappeler la jurisprudence américaine significative en la matière, à savoir l’arrêt Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. rendu par la Cour suprême en 1995 (514 U.S. 159, 162). Selon cet arrêt, une couleur seule peut « parfois » être protégée en tant que marque, « lorsque la couleur a atteint une signification secondaire (« secondary meaning ») et de ce fait identifie et distingue une marque déterminée (indiquant ainsi son origine) ». Inversement, selon le même arrêt, une couleur peut ne pas être protégée lorsqu’elle est dite « fonctionnelle » : lorsque la couleur est essentielle quant à l’usage ou la destination du produit ou a une incidence sur le coût ou la qualité du produit. En résumé, une couleur peut remplir les conditions légales pour bénéficier de la protection du droit des marques si elle agit « comme un symbole qui distingue les produits d’une entreprise et identifie leur origine, sans servir une autre fonction significative ».

Mise en pratique, cette jurisprudence a donné lieu à la protection par les tribunaux de l’usage d’une couleur seule en tant que marque pour des produits industriels. Par exemple, dans l’affaire Qualitex, la couleur vert-doré pour des surfaces de pressing utilisées pour la mise en forme et la finition de vêtements dans des centres de nettoyage à sec, ou encore la couleur rose pour un isolant thermique (In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1123, Fed. Cir. 1985). Dans ces situations, l’utilisation d’une couleur sur de tels produits a pour seul objectif de changer l’apparence extérieure du produit afin de distinguer son origine.

Mais dans le litige opposant Louboutin à YSL, le tribunal,  va s’écarter quelque peu du précédent Qualitex en considérant les caractéristiques et besoins spécifiques (la créativité, l’esthétique, le gout, et les changements saisonniers) du marché de la mode, qui diffèrent de simples objectifs commerciaux. Dans la mode, certes, la couleur sert à identifier l’origine d’un produit, mais elle répond surtout à des objectifs ornementaux, esthétiques et constitue un moyen d’expression.

 

2° Effectuant une comparaison entre peintres et créateurs de mode, le tribunal note que dans le monde de la mode, la couleur poursuit une fonction créatrice, vise à plaire ou à être utile et  non pas à identifier et faire de la publicité pour une source commerciale. Liberté artistique et concurrence loyale vont de paire, et peintres comme créateurs de mode  doivent avoir la capacité de choisir  librement chaque couleur de l’arc-en-ciel. Autrement dit, une telle appropriation de couleur ferait obstacle à l’art, à la liberté artistique, au commerce et à la concurrence.

 

3° Ensuite, le tribunal  répond à la question suivante : est ce qu’une seule couleur est « fonctionnelle » dans ce contexte particulier qu’est le monde de la mode ? Faisant de nouveau référence à l’arrêt Qualitex, le tribunal note que la doctrine de « fonctionnalité » interdit l’usage d’une caractéristique d’un produit lorsque cela aura pour effet de donner à un concurrent un désavantage significatif car la caractéristique est essentielle quant à l’usage ou l’objectif du produit ou a une incidence sur son cout ou sa qualité. L’usage d’une couleur seule a été qualifié de fonctionnel dans d’autres contextes. Ce fut le cas de la couleur noire pour un moteur hors-bord en raison de sa « compatibilité avec une grande variété de couleurs de bateaux et son aptitude à faire paraitre les objets plus petits », ou encore celui de la couleur verte pour du matériel agricole car les agriculteurs « préfèrent coordonner  la couleur de leur remorque à leur tracteur ». De telles affaires illustrent le principe selon lequel l’attrait esthétique peut être fonctionnel, en ce que nous jugeons souvent le produit par son apparence. En l’espèce, Louboutin a lui-même choisi la couleur afin de donner de « l’énergie » à ses chaussures, et YSL pour évoquer des éléments de conception chinois et coordonner sa collection. La couleur sert une autre fonction distincte de celle d’une marque, à savoir embellir des objets communs et nécessaires. Une semelle, qui à la base sert à se déplacer, devient un objet décoratif, de beauté, lorsqu’elle est recouverte d’une couleur vive et inattendue. « Elle attire, elle fait référence, elle se détache, elle incorpore, elle embellie », des fonctions qui s’éloignent du droit des marques selon le tribunal. De plus, la cour note que la semelle incriminée a aussi un impact sur le prix de vente des chaussures.

 

4° Enfin, le tribunal indique que, puisque l’utilisation de semelles rouges, d’une part, remplit des fonctions autres qu’identifier l’origine du produit (des fonctions esthétiques et ornementales), et, d’autre part, a un impact sur le prix et la qualité de la chaussure, il se doit de déterminer si accorder à Louboutin le droit d’utiliser la couleur rouge en tant que marque reviendrait à entraver de manière significative la concurrence. Selon le juge, la revendication sur la couleur rouge par Louboutin est trop large et accorder à un participant du marché des chaussures de luxe un monopole sur la couleur rouge aurait pour conséquence d’entraver la concurrence avec les autres participants. La mode est dépendante des couleurs, est sujette à des changements temporels, aux gouts, au bon vouloir et à l’humeur des créateurs et des consommateurs. À n’importe quel moment, ils peuvent décider par exemple que le thème de la prochaine saison sera la « passion » et devra être exprimé à travers le rouge. Dans cette hypothèse, Louboutin serait le seul à pouvoir utiliser une palette entière de rouges. Il semble aussi difficile de déterminer avec exactitude quelle nuance de rouge violerait la marque tandis qu’une autre ne la violerait p as, conduisant à faire du juge un arbitre de la mode.

 

En conclusion, le tribunal considère qu’il y a « quelque chose d’unique » à propos du monde de la mode qui milite contre l’extension de la protection du droit des marques à une couleur seule. Cette conclusion semble placer le contexte factuel particulier de l’industrie de la mode et la liberté artistique avant  la protection d’un grand acteur économique dont la « marque de fabrique » a pourtant acquis un véritable sens secondaire dans l’esprit du consommateur. Protéger la libre concurrence est une chose, détruire la compétitivité d’une entreprise en est une autre. Si YSL avait déposé une demande de jugement sommaire contre la marque Louboutin, le tribunal aurait même ordonné l’annulation de la « Red Sole Mark ». Cependant, Louboutin n’avait demandé qu’une injonction afin d’interdire la commercialisation des chaussures YSL, ce qui ne lui a donc pas été accordée. A la lecture de la décision, il apparaît qu’une couleur, constituant une caractéristique esthétique utile du produit de mode, est fonctionnelle, et donc jamais protégeable en tant que marque. Ce sont ces motifs que la cour d’appel va renverser.

 

2. Second Circuit Court of Appeals: la semelle rouge est susceptible de protection à titre de marque, à condition qu’elle contraste avec la couleur du soulier lui-même.

 

C’est particulièrement ce « quelque chose d’unique » que la Second Circuit Court of Appeals rejette dans son arrêt rendu le 5 septembre 2012. Bien qu’elle confirme la décision du tribunal quant au refus de délivrer une injonction contre YSL, les juges considèrent que la couleur rouge peut être protégée en tant que marque sur des semelles lorsque ces dernières contrastent avec le reste de la chaussure.  

 

5° La cour commence par rappeler que le droit des marques a trait avant tout à protéger à la fois le public contre toute confusion quant à l’origine de ses achats, mais aussi l’homme d’affaire dans son droit de gérer son entreprise et son investissement dans la réputation d’une appellation commerciale. Cependant, le droit des marques n’a pas pour but de protéger l’innovation en accordant un monopole à l’innovateur sur un produit utile. Il s’agit là du domaine des brevets et du droit d’auteur.

 

6° Ensuite, la cour indique que dans le cas de violation de marque, la marque en question doit tout d’abord être protégeable c'est-à-dire qu’elle doit être distinctive et non générique. Une marque est dite en soi distinctive lorsque sa nature intrinsèque sert à identifier une origine déterminée. Cependant, elle peut aussi acquérir cette particularité en développant un sens secondaire lorsque, dans l’esprit du public, la signification première d’une caractéristique d’un produit est d’identifier l’origine du produit plutôt que le produit lui-même. La deuxième étape est de déterminer ensuite si l’utilisation par le défendeur d’une marque similaire est de nature à causer une confusion dans l’esprit du consommateur. Si tel est le cas, le concurrent peut néanmoins se défendre en démontrant que la marque est fonctionnelle.

 

7° La Circuit Court of Appeals poursuit son raisonnement en indiquant qu’avant le passage du Lanham Act en 1946, le statut des marques représentant une couleur seule était très incertain. Après le passage de la loi, « codifiant de la façon la plus large l’univers des choses susceptibles d’être protégées en tant que marque», les choses commencent à évoluer. Cependant, le vrai changement concernant une couleur seule à été opéré dans l’affaire Owens-Corning (citée ci-dessus) dans laquelle le Federal Circuit a noté que « l’utilisation [de la couleur rose pour un isolant thermique] sert la fonction classique du droit des marques d’identification de l’origine des produits, et de ce fait protège le public », et a accepté l’enregistrement de la marque. La Cour suprême dans l’arrêt Qualitex a ajouté qu’une « couleur peut, parfois, constituer une marque » et agir en tant que symbole.

 

8° Ensuite, la Cour s’attaque à la défense de « fonctionnalité ». La cour distingue deux différentes doctrines : la fonctionnalité « utilitaire » et la fonctionnalité esthétique.

La doctrine de fonctionnalité esthétique s’entend de la manière suivante. Une marque est fonctionnelle, de façon traditionnelle (« utilitarian »), si  la caractéristique, la couleur, est essentielle (1) quant à l’usage ou l’objectif du produit ou (2) a une incidence sur son coût ou sa qualité. Cependant, et c’est là que la cour semble vouloir s’éloigner du raisonnement du tribunal fédéral (voir n°1, n°3 et n°4), si tel n’est pas le cas, la doctrine de fonctionnalité esthétique requiert tout de même que (3) la marque n’ait pas d’impact significatif sur la concurrence. La cour dispose que d’une part, lorsqu’une caractéristique ornementale est revendiquée en tant que marque et que la protéger entraverait de manière significative la concurrence en limitant la disponibilité de conceptions (« designs ») alternatives adéquates, la doctrine de fonctionnalité esthétique interdit une telle protection. Mais d’autre part, des agencements distinctifs et arbitraires de caractéristiques ornementales qui n’entravent pas l’entrée sur le même marché de concurrents pour des versions différentes du produit ne sont pas fonctionnelles et peuvent bénéficier de la protection du droit des marques. En résumé, une marque est esthétiquement fonctionnelle lorsque la protection d’une telle marque compromet de façon significative la capacité des concurrents à rivaliser sur le marché pertinent. Les tribunaux doivent alors considérer attentivement les avantages compétitifs qu’il y a à protéger les éléments permettant d’identifier l’origine de la marque et l’impact qu’aurait l’interdiction, pour des concurrents, d’utiliser une même caractéristique sur la compétition. 

De plus, étant difficile de distinguer la fonction esthétique et le succès d’une marque, la cour note que l’analyse doit porter sur les faits particuliers de l’espèce. Cela rejoint un principe fondamental du droit des marques américain, à savoir que la validité d’une marque s’apprécie lors de son utilisation dans le commerce et non nécessairement lors de son dépôt, comme tel est le cas en France. Il semble donc que le test de fonctionnalité esthétique soit plus global que ce que le tribunal a laissé entendre et se détermine principalement par l’impact sur le marché.

 

9° La doctrine de fonctionnalité esthétique dans l’industrie de la mode, quant-à-elle, doit aussi permettre de valider des couleurs à titre de marque. La Cour s’intéresse alors à la règle de « fonctionnalité des couleurs » établie par le premier juge new-yorkais. La Cour suprême dans l’affaire Qualitex a spécifiquement interdit la mise en œuvre d’une règle qui, en soi, refuserait la protection d’une couleur seule en tant que marque utilisée dans un contexte industriel particulier. Cette jurisprudence met en avant l’importance d’une analyse au cas par cas des faits de l’espèce, au regard de la nature de la marque en question. Elle ne peut être interprétée comme une interdiction formelle. Selon le juge, l’industrie de la mode, comme toute autre, est aussi concernée par la mise en œuvre des règles du droit des marques et il a été soutenu avec force que le droit américain ne protégeait pas suffisamment le domaine du stylisme. Le cas en l’espèce n’en est pas pour autant moins complexe, la couleur jouant le rôle d’un véritable outil dans la palette d’un créateur et non celui d’une simple décoration.

La doctrine de fonctionnalité veille donc au respect de la concurrence loyale dans un marché donné et pose donc des limites à l’exutoire créatif d’un concurrent. Son but est d’éviter le monopole d’un design fonctionnel par une personne afin d’inciter la compétition et la diffusion de fonctionnalités utiles. Cependant, au contraire du tribunal fédéral qui a appliqué avec rigidité le test de la fonctionnalité (voir n°3 et n°4), en se focalisant sur les obstacles à une concurrence légitime, le test de fonctionnalité esthétique, appliqué avec précaution, peut s’adapter aux besoins des consommateurs d’une part de ne pas être induits en erreur (en assurant assez de différenciation entre les produits) et d’autre part de jouir des bénéfices d’une forte concurrence entre producteurs.

 

10° Après avoir déterminé qu’il n’existe aucune règle qui régisse en soi la protection d’une couleur en droit des marques dans l’industrie de la mode, la cour se penche sur la « Red Sole Mark » et sur sa distinctivité. Selon la cour, la « Red Sole Mark » a acquis une signification secondaire limitée en tant que symbole distinctif qui identifie la marque Louboutin, et est de ce fait valide et protégeable, mais seulement lorsque la semelle rouge contraste avec le reste de la chaussure.

La cour déclare donc qu’une couleur utilisée de cette manière est certainement capable d’acquérir une signification secondaire. Tel qu’il a été jugé dans l’affaire Qualitex, les consommateurs, au fil du temps, peuvent considérer qu’une couleur particulière appliquée à un produit ou son emballage (une couleur inhabituelle dans son contexte, telle que la couleur rose pour un isolant thermique) signifie une marque (parvenant à identifier l’origine des produits de la même manière que des termes descriptifs). Si la couleur est utilisée de manière si systématique et importante par un créateur de mode, qu’elle devient un symbole, la signification première étant d’identifier l’origine du produit plutôt que le produit lui-même, la Circuit Court ne voit pas de raison empêchant une couleur seule dans le contexte spécifique de l’industrie de la mode d’obtenir une signification secondaire.

Afin de déterminer si une marque a acquis une telle signification, il faut déterminer si le public achète un produit du fait de son origine, à travers plusieurs facteurs tels que les dépenses associées à la publicité, les études sur la consommation, la couverture médiatique involontaire du produit, le succès des ventes, les tentatives de plagiat ou encore la longueur et l’exclusivité de l’utilisation de la marque.

 

11° En l’espèce, la couverture médiatique, les dépenses associées à la publicité et le succès des ventes démontrent que Louboutin a créé un « symbole » associé de façon unique avec la marque Louboutin. Louboutin a en effet commencé à utiliser la semelle rouge il y a vingt ans, a investit beaucoup d’argent, de temps et d’énergie à se construire une réputation, à promouvoir et protéger son droit de propriété dans la marque qui constitue sa signature personnelle. Ses efforts ont été récompensés de telle manière que dans les marchés et cercles de relations pertinents, la semelle rouge est devenue étroitement associée à Louboutin, et une couverture médiatique non sollicitée s’est grandement répandue. Le chef de la direction de la société mère d’YSL a lui-même admis la grande notoriété de la  signature rouge Louboutin.

À la vue des preuves apportées au dossier, la cour indique que les efforts commerciaux de Louboutin ont créé une marque à reconnaissance mondiale. En plaçant la couleur rouge à un endroit qui semble inhabituel, et en attachant délibérément cette couleur à son produit, Louboutin a créé une marque de fabrique « d’identification » fermement associée à sa marque qui  indique immédiatement l’origine de la chaussure. La semelle rouge, lorsqu’elle se situe sur une chaussure dont  le reste est d’une autre couleur, identifie et distingue la marque Louboutin et est donc un symbole distinctif protégeable par le droit des marques. La cour spécifie à ce sujet que cette signification secondaire provient du contraste-même que la semelle rouge donne à la chaussure.  C’est le contraste même entre la semelle et le reste de la chaussure qui fait ressortir la semelle rouge et distingue son créateur.

 

La cour conclue que la marque doit être ainsi modifiée, et que l’utilisation, par YSL, de la couleur rouge sur toute la chaussure par YSL ne risque pas d’induire en erreur le consommateur et ne viole pas la marque de Louboutin. YSL peut continuer à commercialiser ses chaussures monochromes et  n’a donc pas à se défendre sur le terrain de la fonctionnalité.

 

On ne peut que saluer la décision du juge en ce qu’elle donne raison aux deux maisons et garantit la libre concurrence, et en ce qu’elle semble soucieuse du manque de protection par le droit des marques dans le monde du stylisme. Cependant, quelle est la leçon à tirer de cette décision quant au fait qu’une couleur seule peut, lorsqu’elle contraste avec une autre, constituer une marque lorsqu’elle contraste avec une autre ?

 

De plus, que penser du fait que la cour rétabli le test de fonctionnalité esthétique sans l’appliquer au cas en l’espèce ? Une couleur seule est-elle, dans l’industrie de la mode,  fonctionnellement esthétique lorsqu’elle ne contraste pas avec une autre ? A ce sujet, le juge prend finalement acte que la doctrine de fonctionnalité esthétique reste sujette à controverse entre les différents « circuits » américains. La Cour fédérale d’appel pour le septième Circuit l’applique de façon large, en faisant valoir que « la mode est une forme de fonction », le neuvième Circuit la met en œuvre de façon incohérente, le cinquième Circuit la rejette entièrement tandis que le sixième Circuit n’est pas encore sûr de l’adopter ! La décision de la Cour d’appel du Second Circuit laisse donc la question en suspens, considérant qu’il n’existe pas de règle de principe qui interdise la protection d’une couleur seule en tant que marque. Une telle solution semble peu praticable en France, où la validité d’une marque s’apprécie au moment de son dépôt et où les facteurs permettant d’apprécier si les consommateurs achètent le produit en raison de son origine (voir n° 10) sont tout simplement absents. 

 

2. Louboutin contre Zara : la semelle rouge n’est pas un signe susceptible de représentation graphique.

 

En France, la société Louboutin reprochait à la marque espagnole Zara d’avoir copié sa fameuse semelle rouge sur ses propres modèles de chaussures, et a poursuivi la marque à la fois sur le terrain de la contrefaçon et sur celui de la concurrence déloyale. Les juridictions françaises aboutissent à la même conclusion que la District Court de New York mais suivent un raisonnement différent. En effet, à la lecture de ces décisions, la position des juges français semblent plus globale en ce qu’ils ne basent pas leur solution sur le contexte spécifique de l’industrie de la mode, mais aussi plus restrictive en ce que la validité de la semelle est appréciée principalement selon le formulaire d’enregistrement.

La Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la marque « semelle de couleur rouge » pour défaut de distinctivité. En effet, selon les juges du fond, ni la forme, ni la couleur du signe ne permettent de protéger la semelle rouge en tant que marque.

Faisant référence à l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle (qui ne mentionne, en tant que signe figuratif, que les « dispositions, combinaisons ou nuances » de couleurs), la cour semble en pratique justifier sa décision sur le terrain de la jurisprudence européenne. En effet, en droit communautaire, l’enregistrement des couleurs à titre de marque est admis mais la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé, dans l’affaire Libertel (CJCE, 6 mai 2003, affaire C-104/01, Recueil. CJCE, I, page 3793) que certaines conditions doivent être remplies. En effet, « une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, est susceptible de présenter, pour certains produits ou services, un caractère distinctif (...) à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précision, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaire par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l’être par la désignation de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu ».

 

La Cour d’appel  considère en premier lieu que la forme représentée n’est pas claire. Sans lire la mention descriptive « semelle de chaussure de couleur rouge » dans le formulaire de demande d’enregistrement, la forme  représentée n’apparait pas immédiatement identifiable comme la représentation d’une semelle. De plus, de manière générale, une semelle se définit par « une cambrure, une épaisseur ou d’autres éléments caractérisant une forme tridimensionnelle » que seule une image en perspective, et non une figure à plat comme en l’espèce, est susceptible de rendre.  Enfin, la cour note que la forme apparait imposée par sa nature ou sa fonction et ne comporte en elle-même aucun caractère distinctif.

 

S’agissant de la couleur, les juges du fond considèrent que celle-ci n’est pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision et que la figure présente plusieurs nuances de rouge.

 

La cour conclut donc que « ni la forme ni la couleur du signe déposé ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d’identifier l’origine d’une chaussure ».

 

Tout comme les juges américains (voir n°1, n°10), le raisonnement français souligne la distinctivité nécessaire pour bénéficier de la protection du droit des marques. Cependant, il semble que la Cour d’appel et la Cour de cassation attachent plus d’importance au formulaire-même de demande d’enregistrement de la marque, à sa représentation graphique. La notion de « signification secondaire » de la marque, à travers son utilisation dans le commerce et du point de vue des consommateurs, semble n’avoir aucune incidence. En effet, bien que les juges notent que le public averti et la presse spécialisée sont en mesure d’associer une semelle de couleur rouge avec les créations de M. Louboutin, cela ne peut justifier une telle appropriation perpétuelle du concept consistant à systématiquement mettre des semelles rouges sur des chaussures, et ne met pas le créateur « à l’abri de toute contestation utile ». Et quand bien même M. Louboutin a déposé une nouvelle marque tridimensionnelle précisant le code pantone exact, qui semblerait remédier au problème de représentation de la semelle, les juges considèrent qu’il  s’agit là d’un acte que le créateur « a cru nécessaire ».

 

La cour d’appel conclut enfin à l’absence de concurrence déloyale et de parasitisme, ajoutant que la prétention selon laquelle le créateur aurait acquis, par l’usage et la notoriété, un monopole exclusif est « manifestement exorbitante » et que les idées sont de libre parcours (rejoignant n°4).

Semblant rejeter tout argument en faveur de la semelle rouge, elle procède à une comparaison des deux modèles de chaussures en question.  Cette comparaison se révèle intéressante en ce qu’elle semble rejoindre l’affaire américaine Polaroid Corp. V. Polarad Electronics Corp. (287 F.2d 492, 495, 2d Circuit 1961). Cet arrêt a énuméré huit facteurs à prendre en compte pour déterminer si le consommateur est susceptible d’être induit en erreur, à savoir, entre autre, la force de la marque principale, le degré de similarité entre les deux marques, la proximité des produits, la preuve d’une réelle confusion, la bonne foi du défendeur en adoptant sa propre marque, la qualité du produit du défendeur et la « sophistication » des acheteurs.

En l’espèce, la société Zara ne commerciale des chaussures que de manière accessoire et éphémère, son nom apparait de manière visible sur le dessous des semelles, les points de vente n’ont rien en commun, le prix des chaussures Zara est dix fois inférieur au prix des chaussures Louboutin et les deux sociétés opèrent sur des marchés totalement distincts.

 

Ainsi, en France, en dépit de la notoriété des semelles rouges Louboutin, le créateur ne parvient toujours pas à faire protéger juridiquement sa création, que ce soit sur le terrain du droit des marques ou de la concurrence déloyale. Plus « fair-play », les tribunaux américains semblent s’intéresser de plus près au contexte factuel du litige et mettent en balance l’intérêt des deux créateurs. Cependant, la règle établie par la Circuit Court of Appeals est-elle efficace ? Dans quelle situation, si ce n’est celle du créateur Louboutin, pourra-t-on protéger une couleur lorsque celle-ci contraste avec une autre ?

Le 16 juin 2011, c’est finalement la Deuxième chambre de recours de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (décision R 2272/2010-2), qui accepte la nouvelle marque communautaire de Louboutin, à savoir « la couleur rouge Pantone n°18 1663TP appliquée à une semelle de chaussure à talons hauts, et non la couleur rouge per se ».

 

Bibliographie

Ouvrage:

GINSBURG J.C., LITMAN J., KEVLIN M.L., « Trademark and Unfair Competition Law, Foundation Press », 4ème édition, 2007.

Jurisprudence:

US District Court, S.D. NY, 10 aout 2011, 778 F. Supp., 2d 445.

U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 5 septembre 2012, 696 F. 3d 206.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 22 juin 2011, JurisData : 2011-023927.

Arrêt n°620 F-D, Pourvoi n° D 11-20.724, audience publique du 30 mai 2012, Cour de cassation, Chambre commerciale.

Qualitex v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 162, United States Supreme Court 1995.

In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1123, Fed. Cir. 1985.

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Articles :

JurisClasseur Commercial Fasc. 600: MARQUES. – Droit français. – Conditions d’obtention du droit de marque, II. – Conditions de fond, A. – Nature du signe susceptible de constituer une marque, 3° Signes figuratifs, LexisNexis.

Lamy Droit Commercial 2012 ; PARTIE 3 – Marques, brevets, dessins et modèles ; DIVISION 2 – Les marques de fabrique, de commerce et de service ; Chapitre 2 – Choix de la marque ; Section 1 – Les signes possibles ; Sous-section 3 – Les marques figuratives ; §3 – Les couleurs. Lamyline.fr.

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WEBER CLAUDIA, “Affaire Louboutin: la semelle rouge emblématique n’est pas une marque ! Village de la justice, la communauté des métiers du droit (http://www.village-justice.com/articles/affaire-louboutin-semelle-rouge,12802.html).