La fonction essentielle d’une marque est d’indiquer au consommateur l’origine des produits et services qu’il achète. Dans un univers extrêmement concurrentiel, les entreprises sont appelées à se renouveler en permanence et à sans cesse développer de nouvelles stratégies de communication afin de se distinguer les unes des autres. En plus des marques classiques sollicitant la vue du consommateur, les entreprises souhaitent désormais pourvoir enregistrer des marques non-conventionnelles faisant appel à d’autres sens, tels que l’ouïe ou l’odorat. De fait, l’odorat est un sens bien plus précis que la vue. Par ailleurs, il peut permettre à un consommateur d’identifier l’origine d’un produit avant même de  le voir. Ainsi, de nombreuses marques se sont lancées dans le marketing olfactif et ont créé leur « logolf » (contraction de « logo » et « olfactif »). La demande pour une protection des odeurs par le droit des marques est d’autant plus forte qu’elles ne sont pas protégées par le droit d’auteur dans la quasi totalité des pays de l’Union européennes (elles ne le sont qu’au Pays-Bas). Ces marques olfactives posent cependant problèmes du point de vue juridique.

Aux États-Unis la première marque olfactive a été enregistrée en 1990. En Europe, le texte de la directive 89/104/CEE sur le rapprochement des législations des États membres sur les marques  (remplacée à droit constant par celle de 2008/95/CE) permet théoriquement d’enregistrer de telles marques. Cependant, la jurisprudence des cours nationales ainsi que celle de la CJUE ont freiné le développement des marques olfactives en Europe. Le paquet marque (directive (UE) 2015/2436 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015  et règlement (UE) 2015/2424 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015) prévoyant notamment la suppression de l’exigence de représentation graphique, a été adopté par le Parlement européen le 15 décembre 2015 et pourrait entraîner un rapprochement des droits américain et européen sur ce point. 

Un tel rapprochement est il souhaitable?  Le retard européen en ce qui concerne les marques olfactives peut s’expliquer par la place différente qu’occupe l’exigence de représentation graphique dans les systèmes de dépôt de marque européen et américain. La suppression de cette exigence va certes permettre un rapprochement entre les deux droits mais risque également de créer une certaine insécurité juridique en Europe. L’étude du droit américain permet cependant de spéculer quand à l’évolution du droit des marques olfactives européen. 

La place de l’exigence de représentation graphique

L’exigence de représentation graphique existe aux États-Unis puisqu’un dessin de la marque doit être fourni. Elle occupe cependant une place bien moins centrale qu’en Europe. Ceci explique pourquoi les juges européens ont connu plus d’hésitations que les juges américains au sujet des marques olfactives. 

Les systèmes de dépôt de marque européen et américain

La  directive 2008/95/CE définit une marque comme tout « signe susceptible d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. » (article 2). La représentation graphique est donc une condition d’existence même de la marque.

Aux États-Unis, les critères que doit remplir un signe pour pouvoir constituer une marque (énumérés dans le Lanham Act) sont les suivants: une marque doit être distinctive, non fonctionnelle et utilisée dans le commerce. L’exigence d’un dessin de la marque n’apparaît que dans les formalités d’enregistrement. Cette exigence est donc plus formelle que substantielle. Ceci explique qu’une entorse à cette règle ait pu se concevoir bien plus aisément qu’en Europe. Ainsi, les « Rules of practice & Federal statutes » publiées par l’United-States Patent Office (USPO) prévoient qu’en ce qui concerne les marques non-visuelles (sons, odeurs), le demandeur n’a pas à produire un dessin de sa marque. Il doit à la place en fournir une description détaillée. La description d’une odeur est donc suffisante pour pouvoir la déposer en tant que marque. Ainsi une odeur « rappelant le bourgeon de frangipanier » a pu être enregistrée pour du fil de couture et des fils à broder ( In re Celia, dba Clarke’s Osewez, 17 USPQ2d 1238). Cet arrêt précise néanmoins que « la qualité de preuve fournie pour établir qu’une odeur ou parfum a une fonction d’indicateur d’origine est substantielle ».

Pour justifier la place fondamentale accordée à l’exigence de représentation graphique, l’Union Européenne invoque différentes raisons.

Elle considère que la finalité de l’enregistrement étant de rendre la marque monopolisante et opposable aux tiers, il est fondamental que ceux-ci puissent identifier le signe précisément et facilement. Elle invoque également une raison pratique, la marque enregistrée, définie par sa représentation graphique est aisément consultable en format papier au sein de l’office d’enregistrement. La rigidité de cette exigence est pourtant fortement remise en cause par l’existence d’un registre accessible via internet. Quand à la question de l’opposabilité de la marque aux tiers, il ne semble pas que les entreprises américaines aient eu le moindre souci à faire respecter leurs marques.  Le système d’enregistrement des marques américaines parait donc plus flexible, et ce sans avoir sacrifier sa sécurité juridique. Le droit des marques américain s’adapte aux nouvelles technologies et permet aux entreprises d’innover et d’être plus compétitive, ce qui est cohérent avec l’approche utilitaire qu’ont toujours adopté les Etats-Unis des avis du droit de propriété intellectuelle. C’est précisément ces objectifs qui ont, comme le montre le considérant 6 et 7 de la directive 2015/2436, guidé l’adoption du « paquet marque ». 

Au vue des décisions incohérentes des cours et offices européens, le système américain paraît même plus fiable.

Les marques olfactives et l’exigence de représentation graphique

Tant les cours nationales que la CJUE ont participé au débat concernant la possibilité d’enregistrer une marque olfactive tout en respectant l’exigence de représentation graphique. Comme il est dit ci-dessus, la directive permet en principe l’enregistrement de telles marques. Certes, l’article 2 de la directive énumère les signes capable de constituer une marque (« les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement »), mais la présence de l’adverbe « notamment » indique qu’elle n’est pas exhaustive. 

Ainsi, après l’entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE, l’ Intellectual property office du Royaume-Uni a accepté l’enregistrement de deux marques olfactives: « une fragrance florale/ odeur rappelant la rose » pour des pneus  (sumitomo ruber co, GB 2001416) et une « forte odeur de bière amère » pour des fléchettes ( unicorn products, GB 2000234). Probablement influencée par le droit américain, l’autorité anglaise a considéré qu’une simple description de l’odeur permettait de l’enregistrer en tant que marque. Suivant la même logique, l’OHMI a autorisé l’enregistrement de « l’odeur de l’herbe fraîchement coupée » pour des balles de tennis. Ici aussi, la seule description verbale de l’odeur avait été considérée comme suffisante car "l'odeur d'herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses souvenirs."   Cette décision a été fortement critiquée par la doctrine. De fait, la décision fait explicitement référence aux souvenirs de chacun qui sont par nature subjectifs et ne permettent donc pas de déterminer la portée exacte de la protection accordée.

Suite à cette décision, les instances nationales ont été plus réticentes à enregistrer des marques olfactives même quand celles-ci n’étaient pas uniquement décrites verbalement. En 2000, un juge anglais a refusé l’enregistrement de « l’odeur, arôme ou essence de cannelle » pour des meubles (john lewis hungerford), alors qu’en plus de la description, le demandeur avait fourni une analyse électronique sensorielle  et un profil graphique de l’odeur. Selon le juge, l’odeur de cannelle n’était pas, aussi reconnaissable et distinctive que celle de l’herbe fraîchement coupée et pouvait donner lieu à des interprétations divergentes. La jurisprudence au sujet des marques olfactives en Europe manquait donc de cohérence. On voit mal en quoi l’odeur de cannelle est moins reconnaissable que celle d’herbe fraîchement coupée. Les solutions auxquelles aboutissent les différents juges ainsi que les justifications plus qu’hasardeuses avancées, semblent n’être que le reflet de leur conviction personnelle qu’une odeur est ou non susceptible de constituer une marque. Le juge européen a donc du intervenir afin d’uniformiser ses approches divergentes.

En 2002, deux questions préjudicielles ont été posées à la CJUE (12 décembre 2002, affaire C-273/00), sur l’interprétation de l’article 2 de la directive de 2008. Afin de satisfaire à l’exigence de représentation graphique, M.Sieckman a fourni à l’office d’enregistrement: le nom de la substance chimique de l’odeur qu’il souhaitait enregistrer, un échantillon de cette odeur, sa formule chimique et une description: « balsamique fruitée avec une légère note de cannelle ». 

Dans sa réponse, la CJUE a d’abord affirmé que les marques non-conventionnelles sont susceptibles d’être enregistrées dans le cadre de la directive. Elle a précisé que ces marques doivent cependant être susceptibles d’une représentation graphique « claire, précise, complète par elle même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Elle a ensuite disqualifié un à un tous les moyens employés par M.Sieckman pour tenter de représenter graphiquement sa marque olfactive. Une formule chimique n’est pas assez intelligible; une description n’est pas suffisamment claire, précise et objective; le dépôt d’un échantillon n’est pas assez stable et durable. Elle considère enfin que si  les différents éléments ci-dessus ne sont pas susceptibles de remplir les exigences d’une représentation graphique, la combinaison de ceux-ci ne la satisfait pas non plus.

L’arrêt Sieckman écarte explicitement la possibilité d’une représentation graphique « à l’américaine ». Il est vrai que les moyens utilisés pour représenter graphiquement la marque olfactive pris individuellement sont incomplets et ne répondent pas aux critères de la CJUE. Cependant, la combinaison de ces différents moyens semblait satisfaisante, chaque méthode de représentation palliant l'insuffisance des autres. De plus, on imagine mal quels autres moyens que ceux employés  par M.Sieckman pourraient permettre de représenter graphiquement une odeur. 

Il existe par ailleurs des doutes quant au fait que les représentations graphiques des marques conventionnelles satisfassent tous les critères énumérés par la CJUE. Par exemple, une portée de musique (seule représentation graphique d’un son acceptée par l’OHMI) pour une marque sonore n’est « intelligible » que pour une personne ayant des connaissances musicales. La CJUE donne des critères sans doute bien trop précis et cela en se dispensant d’indiquer quelles méthodes seraient susceptibles de les satisfaire. Par peur des évolutions technologiques elle semble fermer la porte à la possibilité d’enregistrer des marques olfactives de façon détournée.  

C’est pour mettre un terme à ce débat jurisprudentiel encombrant que le paquet marque prévoit la suppression de l’exigence de représentation graphique ce qui le rapproche du droit américain.

Les conséquences de la suppression de l’exigence de représentation graphique

Une étude du système américain peut aider à formuler des hypothèses quand au futur des formalités de dépôt et des actions en contrefaçon en Europe, mais il est possible que les conséquences de la suppression de l’exigence de représentation graphique ne soient pas aussi importantes que prévues. 

La concrétisation du dépôt

Dans les article 3 de la nouvelle directive et 4 du nouveau règlement, l’exigence de représentation graphique est remplacée par l’exigence d’une représentation permettant aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée au titulaire. On assiste donc à une convergence des droits américains et européens en ce qui concerne  les marques olfactives. La cause de cette convergence  est a recherché dans la mondialisation qui contraint l’Union européenne a doté ces entreprises d’outils au moins équivalents à ceux dont dispose les entreprises américaines afin de pouvoir concurrencer ces dernières.On se demande néanmoins comment les dépôts seront ils concrétisés dans le cadre de ce nouveau critère? La nouvelle définition laisse la porte ouverte à l’enregistrement de signes pouvant être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes. Ce nouveau critère permet une plus grande souplesse dans l’appréciation des signes capables de constituer des marques. Mais la formule employée n’est pas des plus claires.

Le droit américain des marques a su s’adapter afin de pouvoir enregistrer des marques olfactives. Cependant, les efforts demandés étaient moindres. Il a été dit plus haut qu’une simple description de l’odeur est suffisante pour enregistrer une marque olfactive aux États-Unis. Il ne faut pas oublier de prendre en compte les spécificités du droit américain des marques. De fait, il prévoit que pour enregistrer une marque, conventionnelle ou non, il est nécessaire de produire un échantillon de cette marque. Pour une marque olfactive, cet échantillon peut être une fiole d’huile parfumée correspondant à l’odeur que l’on souhaite enregistrer. L’existence de cet échantillon permet de palier l’éventuelle subjectivité ou imprécision d’une simple description verbale. De plus, cela signifie que l’USPTO est habitué et équipé à recevoir ce genre de matériaux. Les entreprises américaines ont donc pu déposer des marques olfactives tant pour une odeur appliquée à leurs produits (l’odeur de la pina colada sur des ukulélé, Eddy Finn Ukulele, Reg.4144511) que pour une odeur diffusée dans leur boutique (l’odeur de fleur musquée dans les boutiques Verizon, Reg 4618936).

Suite à l’entrée en vigueur du « paquet marque », les offices européens pourraient comme aux États-Unis permettre l’enregistrement d’une marque olfactive au moyen d’une description et d’un échantillon, méthode de dépôt qui semble satisfaisante. Mais, le paquet marque ne semble pas  prendre en compte les bouleversements  que va entraîner la suppression de l’exigence de représentation graphique, les offices de dépôts européens n’étant habitués qu’à gérer des registres papiers. Ils risquent donc de ne pas avoir les moyens humains et techniques de procéder à l’examen de ces demandes non conventionnelles et de ne pas savoir comment évaluer les conditions générales de protection des marques, telle que la distinctivité en l’absence d’une représentation graphique.

Certaines avancées technologiques, comme la chromatographie gazeuse pourraient fournir des moyens de représenter les marques olfactives de manière satisfaisantes. La chromatographie gazeuse est d’ailleurs déjà utilisée en matière de propriété intellectuelle, pour prouver la contrefaçon de médicament. 

Une caractéristique du droit américain remet cependant en cause l’intérêt même de la possibilité d’enregistrer des marques olfactives. En effet, il existe aux États-unis deux registres. Le registre  principal et le registre supplémentaire. Les marques capables d’être distinctives mais ne l’étant pas encore au moment de l’enregistrement sont enregistrées dans le registre supplémentaire. À part la marque olfactive enregistrée par Clarck, toutes les autres sont inscrites sur ce registre  supplémentaire et bénéficient donc d’une protection moindre.  On s’interroge alors quand à l’intérêt de supprimer l’exigence de représentation graphique en Europe puisqu’à l’évidence là n’est pas le seul obstacle à l’enregistrement des marques olfactives. Pour satisfaire à sa fonction d’indicateur d’origine, une marque doit avant tout être distinctive. Or, il semble que les consommateurs ne soient pas (encore) habitués à utiliser leur odorat pour déceler l’origine d’un produit ou service. C’est pour cela que la quasi totalité des marques américaines ne sont enregistrées que sur le registre supplémentaire. Et, même avec ce seuil de distinctivité abaissé (pas encore distinctive mais capable de l’être), les enregistrements restent rares puisque  seules 10 marques olfactives ont été enregistrée ces 20 dernières années.  Car, au delà du problème de distinctivité, les incertitudes existantes quand à la possibilité et la manière dont il est possible d’introduire une action en contrefaçon, en ce qui concerne une marque olfactive, freinent également les entreprises dans leur désir d’enregistrer de telles marques.

 L’appréciation de la contrefaçon

La suppression de l’exigence de représentation graphique pousse à s’interroger sur la façon dont la contrefaçon pourra être appréciée. En Europe, pour prouver une contrefaçon, le demandeur doit soit démontrer une double identité des signes et des produits ou services, soit une similarité des signes et produits ou services ainsi qu’un risque de confusion. Aux États-Unis, il faut prouver la probabilité de confusion du consommateur. Afin d’évaluer cette probabilité, les cours prennent en compte différents facteurs notamment ceux listés dans l’arrêt Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.

Comment évaluer la confusion et les similitudes concernant quelque chose d’aussi subjectif qu’une odeur? Comment assurer la conservation de l’odeur au fil du temps? L’Europe pourrait s’inspirer des États-Unis, la question de la contrefaçon d’une marque olfactive ne s’y est certes pas encore posée mais la doctrine américaine a déjà réfléchi sur le sujet. Ainsi, le professeur Barton Beebe (dans son ouvrage, the semiotic analysis of trademark law) prône une approche plus directe de la contrefaçon en matière de marques olfactives. Il suggère d’aborder la confusion des consommateurs au moyen d’un sondage. Cela apaiserait les inquiétudes quand à l’évaluation de la confusion entre deux odeurs et leur dégradation tout en étant conforme aux objectifs du droit des marques. Les cours américaines ont déjà l’habitude d’utiliser ce genre de sondage pour déterminer la probabilité de confusion des consommateurs. En matière de marques non-conventionnelles, de tels sondages devraient remplacer le test de probabilité de confusion du consommateur dans sa totalité. Une telle méthode serait plus centrée sur la relation entre la marque et les biens ou services auxquels elle est associée. 

Pour conclure, un rapprochement des droits américains et européens en ce qui concerne les marques olfactives était souhaitable. Il semble cependant que l’UE n’ait pas pleinement tenu compte des enseignements du droit américain en la matière. Car si la suppression de l’exigence de représentation graphique est un premier pas, il n’est pas suffisant. Si elle souhaite pouvoir enregistrer des marques olfactives de façon plus satisfaisante qu’aux Etats-Unis, l’UE devra redéfinir la distincitivité en prenant en compte la spécificité des signes non visuels. Ce sera donc tant le dialogue entre les cours nationales et la CJUE que l’attitude adoptée par les offices d’enregistrement qui façonnera les marques olfactives européennes. 

Bibliographie:

- THE SEMIOTIC ANALYSIS OF TRADEMARK LAW, Barton Beebe, http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Semiotic%20Analysis.pdf

- « A propos de la proposition de suppression de l’exigence de représentation graphique d’un signe déposé à titre de marque au sein de l’Union européenne » , Yann Proponnet http://www.cncpi.fr/fckupload/File/ESPACE%20PRESSE%20texte/2013_11_CNCPI...

- INTA bulletin, « The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective », Eleni Mezulanik http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnIn...

- INTA bulletin, « Hmm…What’s That Smell? Scent Trademarks—A United States Perspective » Jay M. Burgett, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Hmm…What’sThatSmellScentTrademarks—AUnitedStatesPerspective.aspx

- The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge, Carsten Schaal, http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registrati...

- The Trademark Manual of Examining Procedure, http://tmep.uspto.gov/RDMS/mashup/html/page/manual/TMEP/Oct2012/TMEP-900...