Depuis le fameux arrêt State Street Bank & Trust v. Signature Fin. Group rendu par la Cour Suprême des Etats-Unis en 1998, les méthodes commerciales sont brevetables en droit américain, contrairement au droit français qui énonce que de telles méthodes ne peuvent être brevetées pour cause de manque de caractère technique. Cependant, le juge Kennedy a récemment écrit une « concurring opinion » dans l’arrêt Ebay Inc. V. MercExchange de 2006 qui vient mettre en doute la validité de la brevetabilité des méthodes commerciales aux Etats Unis. Ebay Inc. V. MercExchange, 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837 (U.S 2006)

En décrivant les brevets portant sur les « business methods » comme « potentiellement vagues et ayant une validité suspecte », le juge Kennedy, dans sa « concurring opinion » dans l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis Ebay Inc. V. MercExchange du 29 mars 2006, vient mettre en doute la possibilité de breveter des « business methods » (ou méthodes commerciales) aux États-Unis. En effet, depuis la célèbre décision State Street Bank & Trust v. Signature Fin. Group, rendue par la Cour fédérale d’appel américaine le 23 juillet 1998 il est possible en droit américain de breveter une « business method », c’est-à-dire « non seulement les méthodes utilisées dans les contacts directs entre une entreprise et ses clients, mais également toutes les méthodes qui permettent à une entreprise de fonctionner, tant en interne, que dans les rapports avec ses fournisseurs ou avec les différentes administrations. » (Congrès de l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle de Melbourne de 2001). Les méthodes commerciales couvrent donc toutes les manières de faire des affaires au sens large, comme par exemple la possibilité de commander des produits, en un seul clic de souris, lors d’une transaction en ligne (Amazon.com v. B&N, 239 F.3d 1343). Traditionnellement, les méthodes commerciales étaient soit dans le domaine public soit protégées par les secrets d’affaires. Or, aujourd’hui, les techniques de l’information permettent d’appliquer de nouveaux modèles commerciaux fondés sur l’utilisation de l’informatique pour le traitement et la transmission de différentes données et pour les communications. Internet a offert de nouvelles perspectives en matière de commerce en ligne. Compte tenu des enjeux économiques élevés et du développement actuel du commerce électronique, le débat sur l’opportunité de la brevetabilité des méthodes commerciales se poursuit aux niveaux national et international. L’arrêt récent de la Cour Suprême, Ebay Inc. V. MercExchange, en est un parfait exemple. De plus, puisque le secteur tertiaire prend une place de plus en plus importante, il est logique qu’il souhaite protéger son savoir-faire comme il est coutume de le faire dans le secteur industriel. La base des droits américain et français pose les mêmes trois premières conditions de brevetabilité, à savoir la nécessité de nouveauté de l’invention, son caractère inventif par rapport à l’homme de métier (c’est-à-dire la non-évidence) et l’utilité (ou l’applicabilité industrielle). Cependant, le droit français pose une quatrième condition qui n’existe pas en droit américain, pour tous les brevets: le caractère concret (ou technique) de l’activité – même si cette différence est atténuée pour ce qui est des brevets de méthodes commerciales, étant donné que la jurisprudence américaine requiert que la méthode ait un « résultat utile, concret et tangible ». Or c’est sur les critères d’utilité et de caractère technique que le débat de la brevetabilité des méthodes commerciales repose. Une manière de faire des affaires, à savoir une idée purement abstraite, peut-elle avoir un caractère utile et concret? Les droits français et américain répondent à cette problématique différemment, et la conséquence en est que le droit français établit dans son article L611-10 2 (c) et 3 du code de la Propriété intellectuelle la non-brevetabilité des méthodes commerciales, contrairement au droit américain. Cette position française a d’ailleurs été confirmée à de multiples reprises par la jurisprudence. Sur quoi le droit américain se fonde-t-il pour autoriser les brevets de méthodes commerciales, contrairement au droit français? L’opinion du Juge Kennedy viendra-t-elle remettre en question ces fondements ?

L’arrêt fondateur américain

Jusqu’au fameux arrêt State Street Bank & Trust v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), les méthodes commerciales n’étaient pas brevetables aux Etats-Unis. C’est lors de cette décision que le juge annonce que les « méthodes commerciales » ne font plus l’objet d’une exception à la brevetabilité et qu’une méthode commerciale devrait être examinée par le USPTO (US Patent and Trademark office, équivalent de l’INPI) selon les mêmes critères de brevetabilité que n’importe quel autre procédé, peu important ainsi le sujet du procédé. Ce principe de brevetabilité des méthodes commerciales a par la suite été confirmé dans l’arrêt AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 50 U.S.P.Q. 2d. 1447 (Fed. Cir. 1999).

C’est une lecture non littérale du texte américain qui permet la brevetabilité des méthodes commerciales. En effet, le Titre 35 United States Code (U.S.C), partie II, chapitre 10, §101 permet à n’importe quel procédé nouveau et utile de faire l’objet d’un brevet. Le droit américain choisit donc de considérer les méthodes commerciales comme étant des procédés, puisqu’il accepte qu’elles soient brevetables. Le droit français, qui refuse également de breveter autre chose que des procédés et qui interdit donc de breveter les méthodes, maintient au contraire que les méthodes commerciales sont bien des méthodes, et sont ainsi insusceptibles d’être brevetées.

Nécessité d’un « résultat utile, concret et tangible » en droit américain

Si le droit américain permet qu’une méthode commerciale soit brevetée, il est cependant nécessaire que la méthode dite commerciale produise un « résultat utile, concret, et tangible». C’est dans la décision Ex Parte Lundgren (Appeal No. 2003-2à88, BPAI 2005) que les juges administratifs du USPTO ont avancé cette exigence. Ainsi, les juges prennent position: ils choisissent d’écarter un éventuel problème de compatibilité avec l’utilité nécessaire d’une invention pour être brevetée en imposant cette nécessité de « résultat utile, concret, et tangible ». Le droit français, en revanche, constate juste pour l’instant qu’une méthode commerciale ne peut être brevetée, justement à cause du manque d’effet technique. C’est parce que cette exigence du droit américain existe qu’une méthode commerciale est brevetable, et ceci constitue la différence majeure avec le droit français. En effet, là où le droit américain considère possible la réunion d’un « résultat utile, concret, et tangible » et d’une méthode commerciale, tout ceci menant à la brevetabilité, le droit français refuse cette alliance. Sans doute cette divergence est-elle due au degré d’exigence différent entre le caractère technique demandé en droit français, et le « résultat utile, concret, et tangible» en droit américain. Contrairement à la France, où l’invention doit offrir une contribution technique pour être brevetable, elle doit simplement relever de la technique aux Etats Unis. Donc le simple fait qu’une méthode commerciale soit mise en œuvre par un ordinateur lui confère un caractère technique, pourvu qu’il fournisse également un « résultat utile, concret, et tangible» .

Le droit français s’inspire de la Convention de Munich.

La convention sur le Brevet Européen du 5 octobre 1973 (ou « Convention de Munich »), dont le texte révisé est entré en vigueur le 13 décembre 2007, exclut certes la brevetabilité des méthodes économiques (et des programmes d’ordinateur) dans le second paragraphe de son article 52.3, mais elle ne le fait que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que la méthode économique « en tant que telle ». Ainsi, aucun brevet ne sera accordé à une méthode économique en tant que telle. En revanche, si le brevet porte sur l’invention qui inclut parmi d’autres éléments une méthode commerciale, une telle invention devrait être brevetable si elle remplit par ailleurs les autres critères de brevetabilité précités: la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle.

Le droit français rejette les méthodes commerciales du domaine des brevets car celles-ci ont un caractère abstrait et non technique.

Selon l’article L611-10 2 du CPI, fortement inspiré de la Convention de Munich, « Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.” Ici sont citées les trois conditions à la brevetabilité d’une invention. Cependant, l’article continue: “Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment: … les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques”. Il est donc clairement dit que les méthodes commerciales ne sont pas brevetables. De plus, contrairement au droit européen, le droit français ne précise pas que ces méthodes sont exclues du champ de brevetabilité seulement si l’invention est une méthode commerciale “en tant que telle”, elles sont généralement exclues. Cette position du droit français est liée à l’idée plus générale que les idées ne sont pas brevetables, c’est-à-dire que les créations de nature purement abstraite ne peuvent être brevetées. Le législateur français refuse donc d’établir qu’une alliance est possible entre une méthode commerciale et un « résultat utile » comme le fait au contraire le droit américain.

Plusieurs arrêts viennent illustrer la position du droit français.

C’est lors de la décision de la Cour d’Appel de Paris du 10 janvier 2003 que les deux éléments clés pour refuser la brevetabilité d’une méthode commerciale ont été soulignés : le caractère non technique des données traitées et l’absence d’effet technique. L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris (4ème Chambre, section B) du 9 septembre 2005, quant à lui, oppose une société qui avait déposé une demande de brevet sur « un procédé pour préparer une demande d’enregistrement de marque » et l’INPI qui avait refusé le brevet. La cour considère que les moyens informatiques utilisés par le demandeur – au demeurant non décrits et non revendiqués en eux-mêmes – étaient utilisés à des fins non techniques, comme la collecte des informations nécessaires au dépôt d’une marque, en vue de résoudre des problèmes d’ordre purement économique, tels que la préparation des démarches des déposants et la réduction de leurs dépenses. Elle a donc conclu que la demande de brevet se rapportait exclusivement à l’exercice d’activités intellectuelles et économiques et non à une invention.

Pourtant, le droit européen a récemment instauré un principe plus flexible permettant la brevetabilité d’une méthode du moment qu’elle inclut un moyen technique. L’affaire T 258/03, Auction Method/Hitachi, 21 avril 2004 est une décision de la chambre de recours technique de l’Office Européen des Brevets (OEB), qui porte sur l’interprétation de l’article 52(1) de la Convention de Munich. Cette décision éclaircit le sens de la notion de « caractère technique » qui est au cœur du débat sur la brevetabilité des méthodes commerciales. Elle établit que pour que la méthode ait un caractère technique, il suffit qu’elle inclut un moyen d’application technique de l’activité inventive. Ainsi, désormais, pour qu’une activité soit automatiquement considérée comme n’étant pas une invention au sens de l’article 52(1) de la Convention de Munich, sans même que les trois autres critères (la nouveauté, le caractère inventif, et l’application industrielle) ne soient examinés, il faudrait qu’elle soit purement abstraite et vide de toutes implications techniques. Cette décision va à l’encontre de la décision T931/95 (Pension Benefit Systems Partnership) du 8 septembre 2000, qui avait énoncé qu’il ne suffisait pas que l’activité implique un moyen technique d’application pour qu’elle puisse être brevetable. Cette décision de l’OEB dénote une certaine évolution vers une plus grande flexibilité, qui pourrait être, par la suite, suivie par le droit français.

Un rapprochement possible entre les deux droits?

La non-protection de ces méthodes en droit français mène certains à penser qu’une protection sui generis serait plus appropriée. Or, on peut interpréter l’opinion du juge Kennedy, expliquée infra, comme suggérant la nécessité de protéger les méthodes commerciales par une catégorie sui generis en droit américain également.

L’opinion concordante du juge Kennedy

Dans l’arrêt Ebay Inc. V. MercExchange, le juge Kennedy, joint par les juges Stevens, Souter et Breyer, énonce qu’il considère les brevets portant sur les méthodes commerciales comme « potentiellement vagues et ayant une validité suspecte », et que, par conséquent, le test établi par la jurisprudence pour déterminer quand une injonction doit être imposée à un tiers utilisant ladite méthode sans autorisation ne devrait pas être appliqué aux brevets de méthodes commerciales.

Le poids d’une « concurring opinion »

Lorsqu’un juge américain écrit une « concurring opinion », ou « opinion concordante », dans un arrêt, c’est pour exprimer le fait qu’il est d’accord avec l’opinion majoritaire, mais qu’il serait arrivé à ladite conclusion en se fondant sur des motifs différents. Si une telle opinion n’a certes pas de valeur contraignante selon le fameux principe du précédent selon lequel les cours doivent suivre les décisions des cours supérieures, elle présente pourtant plusieurs avantages non négligeables. Elle prévient les justiciables de ce que l’avis des juges pourrait changer à l’avenir. De plus, en donnant sa « concurring opinion », le juge notifie les cours inférieures qu’un raisonnement parallèle à celui de la majorité existe. D’ailleurs, l’opinion du juge Kennedy a été suivie et citée comme référence dans l’arrêt de la US district Court for the Eastern district of Texas, Z4 Technologies, Inv. V. Microsfot Corp ( E.D. Tex., 14 juin 2006).

Plusieurs conséquences découlent de cette opinion.

La plus évidente, et sans doute la plus importante, consiste à reconnaître que la validité de la brevetabilité des méthodes commerciales en droit américain laisse à désirer. Cette opinion va donc directement dans le sens du droit français. De plus, si le juge Kennedy considère qu’on ne devrait pas appliquer aux brevets portant sur des méthodes commerciales un test largement appliqué à toutes les autres sortes de brevets, cela peut signifier que, plus généralement, le droit des brevets d’invention ne devrait pas être appliqué aux méthodes commerciales, et qu’une catégorie de droit sui generis plus adéquate devrait être créée pour protéger de telles méthodes. À terme, si l’opinion du Juge Kennedy est suivie, elle pourrait mener à une toute nouvelle tendance du droit américain vis-à-vis des méthodes commerciales, cette tendance allant dans le sens du droit français. Il est, tout du moins, certain que la question de la brevetabilité des méthodes commerciale aux États-Unis est ravivée.

Une certaine ironie ressort de l’évolution ainsi constatée en droit américain et en droit européen. Alors que certains juristes américains font un pas en arrière vers une limitation de la brevetabilité – voire même la non-brevetabilité – des méthodes commerciales, le droit européen pourrait au contraire mener le droit français à revoir sa copie en faveur d’une possible brevetabilité.

Bibliographie :

- Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux , « Droit de la propriété industrielle ». Précis Dalloz. - John Gladstone Mills III, Donald Reiley, Robert Highley, « Patent Law Fundamentals », 2008 revision. - Sam Ricketson, Business method patents : a matter of convenience, 2003 - Dickinson, Q. Todd, E-commerce, Business method patents, and the USPTO : an old debate for a new economy, 2001 - Convention sur le Brevet Européen, 5 octobre 1973, article 52.3 - article L611-10 2 du Code de la Propriété Intellectuelle - Titre 35 United States Code (U.S.C), partie II, chapitre 10, §101. - www.Westlaw.com - www.aippi.org - Ebay Inc. V. MercExchange, 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837 (U.S 2006) - Amazon.com v. B&N, 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001) - AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 50 U.S.P.Q. 2d. 1447 (Fed. Cir. 1999) - State Street Bank & Trust v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) - Ex Parte Lundgren (Appeal No. 2003-2088, BPAI 2005), USPTO - Office Européen des Brevets, chambre de recours technique, T 258/03, Auction Method/Hitachi, 21 avril 2004 - Office Européen des Brevets, T931/95, Pension Benefit Systems Partnership, 8 septembre 2000 - CA Paris (4ème Chambre, section B), 9 septembre 2005