Ce billet examine un élément clé dans la validité d’une marque en France et aux Etats-Unis : la distinctivité. Sont considérés les critères terminologiques utilisés dans l’analyse du caractère distinctif du signe et la place de plus en plus importante du public dans l’analyse du caractère distinctif du signe.

Afin qu’une entreprise respecte la libre concurrence et ne crée pas de monopole sur un signe, la marque ne doit pas retirer du domaine public une forme, couleur, ou signe utile ou banale à ses concurrents. Afin d’être protégée, une marque doit en effet être suffisamment distincte et arbitraire au produit ou service. Etant donné que le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») ne définit pas précisément ce que constitue le caractère distinctif d’une marque, la jurisprudence à ce sujet permet de mieux interpréter ce critère. En effet, en droit français, l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») dispose tout simplement que « la marque est un signe servant à distinguer les produits ou les services ». L’article L 711-2 du CPI définit les critères enlevant tout caractère distinctif à une marque. « Le signe ne doit pas être la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. Le signe ne doit pas désigner une caractéristique du produit ou du service. Le signe constitué exclusivement par la forme ne doit pas être imposé par la nature ou la fonction du produit. » L’équilibre se fait entre l’évocation de la marque et la désignation ordinaire du produit. Le signe ne doit pas nécessairement être original ou nouveau afin d’être protégé comme il en est en droit d’auteur ou en droit des brevets. Afin que le signe puisse être protégé, il doit simplement être suffisamment arbitraire par rapport au produit présenté. La marque sert à identifier les produits ou services d’une entreprise ; cependant les termes, graphismes ou couleurs ne doivent pas avoir de lien direct avec le produit indiqué. (Voir Carole Lermet, « Le Caractère Distinctif d’une Marque », 2006, http://carollejuristentic.over-blog.com/article-1766520-6.html#anchorCom...). Etant donné le peu de législation définissant le critère distinctif de la marque, la jurisprudence a contribué à développer cette notion et établir si la marque litigieuse répond au caractère distinctif ou non. L’Office d’Enregistrement des Marques et des Dessins ou Modèles de l’Union Européenne a soutenu que « l’appréciation du caractère distinctif d’une marque est un exercice complexe qui mêle des éléments objectifs et subjectifs (...) Même si la procédure d’examen se doit d’être aussi objective que possible et que les examinateurs doivent s’efforcer, individuellement et collectivement, de faire preuve de la plus grande cohérence, l’examinateur dispose d’une certaine marge de pouvoir d’appréciation et la décision relative au caractère distinctif dépend dans une certaine mesure de son appréciation subjective ». (OHMI, 27 mai 1998, aff. R 20/97-1 ; voir Gwénael Toussaint, « Mémoire: la Distinctivité de La Marque: Etude Comparative De La Marque Française et Communautaire » 2003, http://www.ceipi.edu/pdf/memoires/Memoire_Toussaint.pdf.) En effet, afin qu’une entreprise respecte la libre concurrence et ne crée pas de monopole sur un signe, la marque ne doit pas créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Aux Etats Unis, la perception par le public d’une marque demeure un élément fondamental dans l’analyse de la distinctivité d’une marque en plus de l’analyse du signe par des critères plus « terminologiques ». Treize facteurs ont été établis dans l’arrêt In Re E.I du Pont de Nemours & Co. (1973) (In Re E. I. DuPont de Nemours & Co, 476 F.2d 1357 (CCPA 1973)) afin de vérifier qu’une marque est bien distinctive. Les tribunaux américains examinent s’il y a un risque que le public pourrait en toute bonne foi confondre les biens du demandeur avec les biens d’une autre source inscrite au registre des marques et utilisée dans le commerce. Ainsi, même une marque banale pourrait être distinctive si elle recevait une reconnaissance suffisante dans l’esprit du public. De plus, le critère d’utilisation dans le commerce reste sine qua non. En effet une marque arbitraire et fantaisiste qui ne serait pas utilisée dans le commerce ne serait pas protégée.

I.) Les critères terminologiques pris en compte dans l’analyse du caractère distinctif du signe

A.) Le signe nécessaire, générique, usuel et descriptif

L’article L711-2 du CPI précise que « sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant et professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ». L’adjectif « nécessaire » regroupe les termes exigés afin de définir l’objet ou bien imposés par la nature ou la fonction de l’objet. L’adjectif « générique » se rapporte à la catégorie, l’espèce ou le genre. La désignation « usuelle » représente les termes qui servent d’habitude à nommer les produits et services. Un signe est par ailleurs descriptif quand il caractérise l’objet auquel il s’applique, par l’une des caractéristiques qui le définisse telle que sa couleur. Aux Etats-Unis, le Juge Friendly dans l’arrêt Abercrombie & Fitch v. Hunting World a défini plusieurs critères afin d’analyser le caractère distinctif du signe. Les marques sont génériques si elles désignent ce que le produit est et non pas d’où il vient (aspirine, thermos), descriptives si elles ne font que décrire un produit, suggestives si elles évoquent un caractère du produit d’une manière créative, arbitraire lorsqu’un signe courant est utilisé d’une façon inhabituelle, et fantaisiste lorsqu’un signe est inventé pour une marque. Selon l’arrêt Abercrombie, les signes suggestifs, arbitraires et fantaisistes sont toujours considérés comme distinctifs. Afin qu’un signe descriptif acquière une protection, il faut que le demandeur puisse montrer que le signe a acquis une reconnaissance dans l’esprit du public. Dans un arrêt du 7 décembre 1993 (Cass Comm. pourvoi n° 92-11065, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...), la Cour de Cassation a jugé que si le terme « Crash » n'était pas usuel pour désigner des logiciels d'ordinateurs, son appropriation par ESI, dépositaire de la marque Pam-Crash, qui avait assigné en contrefaçon une société qui commercialisait des produits similaires sous l’appellation Radio-Crash à titre de marque, n'était pas possible dans la mesure où il désignait un logiciel d'ordinateur se rapportant aux calculs applicables à l'écrasement d'un véhicule. L’appropriation d’un terme usuel et banal est susceptible de retirer du domaine public un mot pouvant être utile aux entreprises pour la diffusion de leurs produits. Ce principe protège ainsi les fondements de la libre concurrence. Concernant le caractère descriptif d’une marque, avant l’adoption en 1991 de la loi actuelle sur les marques, un signe exclusivement descriptif du produit ne présentait pas de caractère distinctif. Les éléments descriptifs étaient ceux qui servaient exclusivement à désigner l’objet en cause. Dans le nouveau régime, l’article L711-2 énonce que « sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment en l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. » Le champ d’application de la loi est élargi à des caractéristiques particulières du produit tel que la provenance, ou la destination du produit et laisse un pouvoir d’appréciation plus large au juge. La jurisprudence récente reconnaît néanmoins qu’une marque composée de plusieurs éléments dénués de distinctivité reste distinctive en raison de l’impression globale se dégageant de la combinaison de ces éléments (Cour d’Appel de Versailles, requête n° 2000-265). Le principe fondamental lors de l’examen du caractère distinctif de la marque reste un examen du signe dans son ensemble. De même qu’en droit américain, ce principe est lié au fait que le caractère distinctif s’apprécie par rapport au public qui perçoit principalement la marque d’une façon globale. Il n’est donc pas nécessaire de se livrer une analyse élément par élément qui conduirait à refuser les marques qui comportent un élément descriptif parmi d’autres éléments distinctifs pour le produit ou le service désigné.

B.) Le signe constitué par la forme et la couleur

L’article L 711-2 dispose que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle sont dépourvus de caractère distinctif. Dans un arrêt du 19 Novembre 1991 (Cass. Comm. n° pourvoi: 90-11721, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...), la Cour de Cassation décida que « la forme nécessaire pour produire un résultat industriel qui, par ailleurs, a fait l’objet d’un brevet tombé dans le domaine public est dépourvue de tout caractère distinctif. » Concernant les couleurs, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) a défini les conditions d'enregistrement d'une couleur en tant que marque communautaire. (Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), 6 mai 2003, Libertel Groep contre Benelux Merkenbureau, affaire C-104/01). « Le TPICE rappelle que si le dépôt de couleur(s) en tant que marque est autorisé, il n'en est pas pour autant dispensé de remplir les critères essentiels de validité au rang desquels figure le caractère distinctif, c'est-à-dire le fait que le signe choisi ne doive pas être commun ou habituel au regard des produits et des services visés dans l'enregistrement. Le Tribunal a jugé premièrement qu’une couleur a la capacité d’être un signe, deuxièmement qu’elle est susceptible de représentation graphique et troisièmement qu’elle peut être propre à distinguer des produits et services. La Cour a considéré que l’association d’un échantillon d’une couleur avec une description verbale peut constituer une représentation graphique. S’agissant de l’examen du caractère distinctif, la Cour affirme qu’il existe un intérêt général à ne pas restreindre la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs économiques. » (http://www.legalbiznext.com/droit/Marque-communautaire-Le-critere-de). La Cour n’affirme pas qu’une couleur soit dépourvue de caractère distinctif mais remplace ce critère par le motif d’intérêt général de ne pas créer un monopole sur un signe utile aux concurrents.

II.) La perception par le public dans l’analyse du caractère distinctif du signe

A.) Le critère de risque de confusion dans l’esprit du public

En droit des marques américain, la portée d'une marque est déterminée s’il y a « risque de confusion » entre cette marque et une autre marque dans l'esprit du public. Selon l’article 43(a)(1) du Lanham Act, « Toute personne qui, en rapport avec toute marchandise ou service utilise dans le commerce tout mot, terme, nom, symbole ou dispositif, ou toute combinaison de ceux-ci, ou une fausse appellation d'origine, ou description de faits trompeux, ou représentation trompeuse de faits, qui (A) est susceptible de causer la confusion, ou d’induire en erreur ou de tromper quant à l'affiliation, la connexion, ou l'association de cette personne avec une autre personne, ou quant à l'origine, le parrainage, ou l'approbation de ses biens, de services, ou des activités commerciales par une autre personne, est responsable dans une action civile par toute personne qui s’estime susceptible d'être endommagé par un tel acte. ». Le critère de distinctivité d’une marque dépend en grande partie des connotations que le public a attachées à la marque du plaignant. (Hat Corp. of Am. v. D.L. Davis Corp., 4 F. Supp. 613, 622 (D. Conn. 1933). Le « risque de confusion » est une question de droit, généralement déterminée par l'examen d'un ensemble de facteurs qui vont de sept à treize. Caught-On-Bleu, Inc. v. Anheuser-Busch, Inc., 288 F. Supp.2d 105 (2003) (probabilité de confusion entre les marques de bières BUD et BILLY BUD CLASSIC ALE). Ces facteurs sont appelés les « Du Pont factors », d’après l’arret In Re E.I Du Pont de Nemours & Co, 476 F.2d 1357 (CCPA 1973). Les « Du Pont factors » n’ont pas tous le même poids dans un cas donné. La probabilité de confusion est déterminée en examinant si le public peut supposer à tort que les marchandises sont originaires de la même source que des marques déposées. Cette détermination est faite au cas par cas, avec l'aide de l'application des facteurs énoncés dans l'arrêt. Ces facteurs sont la similitude ou la différence des marques suivant leur apparence, son, connotation, et impression commerciale; la similitude ou la différence suivant la nature des biens décrites dans la demande d'enregistrement ou dépôt ou avec lesquels une marque antérieure est utilisée; la similitude ou la différence de canaux de distribution établis et susceptibles de perdurer; les conditions dans lesquelles les ventes des biens sont effectuées et les types d’acheteurs; la notoriété de la marque antérieure; le nombre et la nature des marques similaires utilisés pour désigner des produits similaires; la nature et l'étendue de réelle confusion; la période pendant laquelle la marque a été utilisée sans preuve de réelle confusion; la variété de produits sur lesquels la marque est utilisée; les liens de marché entre le demandeur et le propriétaire d'une marque antérieure ; jusqu’à quel point le demandeur a le droit d'exclure des tiers d’utiliser sa marque sur ses produits; l’étendue de risque de confusion; et tout autre fait probant. Les tribunaux américains permettent l’utilisation de nombreux outils tels que les sondages afin de déterminer s’il y a réellement risque de confusion dans l’esprit du public.

B.) Les diverses interprétations rendues par les tribunaux américains

Dans l’arrêt Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976), la cour établit une analyse du critère de distinctivité tenant très peu compte du « risque de confusion » dans l’esprit du public. En effet, selon cet arrêt, un terme générique ne peut pas être protégé même si ce terme a obtenu une identification particulière dans l’esprit du public quant à un certain produit, en l’occurrence la gamme de produits « Safari ». En effet la cour jugea qu’il était plus important de s’attacher à déterminer si la catégorie de la marque était plutôt générique, arbitraire, fantaisiste ou descriptive afin d’établir sa distinctivité plutôt que de déterminer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’arrêt Abercrombie a été remis en question de nombreuses fois par d’autres analyses. Par exemple, dans l’arrêt Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F.2d 695 (1981), la cour élabora une analyse contraire à l’arrêt Abercrombie se portant sur la perception par le public de la marque du plaignant. La cour estima que « le but d'une marque est de permettre aux consommateurs de faire la distinction entre les produits ou services similaires fournis à partir de différentes sources. Certains mots et expressions sont manifestement distinctifs et, par conséquent, bénéficient à première vue de la protection juridique. Toutefois, des termes descriptifs, les noms de lieux géographiques, noms de famille et de la famille ne sont pas intrinsèquement distinctifs et ne permettent pas d’identifier de fait des produits de l'entreprise. Ils ne sont protégés en tant que marques que s'ils ont acquis un caractère distinctif de sorte que le public reconnaisse la source du produit. » Ainsi, même si la cour reconnaît bien l’importance de la perception d’une marque par le public, elle admet toutefois que la perception par le public de la marque reste secondaire. En effet, si une marque est suffisamment fantaisiste et arbitraire il ne sera pas nécessaire de procéder à l’analyse par le public de la marque. Cependant la cour établit donc la possibilité qu’une marque purement composée d’un terme descriptif puisse néanmoins être protégée si ce terme descriptif évoque directement la marque dans l’esprit du public. La Cour Suprême alla plus loin en décidant dans l’arrêt Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000), que bien qu’une marque soit arbitraire et fantaisiste, l’analyse ne pouvait s’arrêter là. Le critère de perception par le public d’une marque restait fondamental afin de déterminer si une marque était suffisamment distincte. Une marque fantaisiste et arbitraire pourrait néanmoins ne pas bénéficier d’une protection automatique si le public identifie cette marque à un autre produit. La jurisprudence américaine s’attache donc bien moins à une analyse objective des termes et considère en tant qu’élement fondamental la perception par le public de la marque.

C.) L’influence du temps sur la marque

En droit français le caractère distinctif du signe doit s’apprécier au jour du dépôt de la marque. Le juge décide donc si le signe se révèle nécessaire, usuel, générique, descriptif ou, au contraire, distinctif, en se mettant à la place du public concerné au moment de la formalité de dépôt et non au moment du litige. Cependant aujourd’hui, sous l’influence de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 (http://www.oami.europa.eu/fr/mark/aspects/direc/direc.htm), « le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée. ». Cette disposition a été transposée en droit interne à l’article L. 714-6 a) du CPI dans les termes suivants : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait (…), la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service». (Voir Gwénael Toussaint, déjà cité supra). Ainsi afin que la déchéance des droits sur la marque pour dégénérescence puisse être prononcée, il faut premièrement que la marque soit devenue générique et deuxièmement que cette déchéance soit imputable à son titulaire. Pour échapper à la déchéance, le propriétaire d’une marque doit donc réagir aux utilisations non autorisées de sa marque. Contrairement au droit américain où le concept de marque générique est beaucoup plus étendu (même aux titulaires d’une marque qui ne sont pas nécessairement responsables de la déchéance de la marque), la France reste encore très réticente à une application étendue de ce concept.

En France, le caractère distinctif d’une marque se détermine en fonction d’une analyse de la présence ou l’absence des facteurs cités dans la loi et peut aussi s’appuyer sur une étude linguistique et phonétique par les juges du fond. La principale difficulté pour celui qui créé la marque et pour le juge résulte du difficile équilibre entre un signe évocateur et un signe non distinctif. En revanche en droit américain, la principale difficulté reste de déterminer le risque de confusion potentiel dans l’esprit du public. Le droit américain procède ainsi plutôt à une approche concrète de la situation notamment par le biais de sondages plutôt qu’une analyse abstraite des termes eux-mêmes.

SOURCES

« Droit de la propriété industrielle », Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, Dalloz, 6ème Edition

Code de la Propriété Intellectuelle, Dalloz, 2006

« Le Caractère Distinctif d’une Marque », Propriété Intellectuelle, Industries culturelles et Nouvelles Technologies Carole Lermet, 2006 Site Internet: http://carolejuristentic.over-blog.com

« Mémoire: la Distinctivité de La Marque: Etude Comparative De La Marque Française et Communautaire » Gwénael Toussaint, 2003 Site Internet: http://www.ceipi.edu/pdf/memoires/Memoire_Toussaint.pdf

«Marque Communautaire : Le critère de distinctivité s’étend aux couleurs » Site Internet: http://www.legalbiznext.com/droit/Marque-communautaire-Le-critere-de

Lanham Act (1946), Site Internet: http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sup_01_15_10_22.html

Constitution des Etats Unis, Site Internet: http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.overview.html

« Determining A Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress » Michele A. Shpetner, 2006

« Trademark and Unfair Competition Law, Cases And Materials », Jane C. Ginsburg, Jessica Litman, Mary L. Kevlin, Foundation Press, 4th Edition

In Re E.I Dupont de Nemours & Co Site Internet: http://home.att.net/~jmtyndall/ustm/476f2d1357.htm

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. Site Internet: cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/461/1040/400454/

Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc. Site Internet: www.altlaw.org/v1/cases/516961 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. Site Internet: www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html