I ) Introduction 

En 1992, Christian Louboutin, chausseur de luxe français, commence à doter ses précieux souliers d’une semelle de couleur rouge vif. La fameuse semelle rouge ne tarde pas à faire la renommée de la marque à travers le monde. Devenue le signe distinctif de la marque, l’« élément vital de l’entreprise », Louboutin prend soin de protéger ses semelles rouges, notamment sur le territoire des Etats-Unis où il dépose la « RED SOLE MARK », enregistrée le 1^er janvier 2008 par le USPTO (United States Patent and Trademark Office _ Bureau américain des brevets et des marques).

Janvier 2011 : Louboutin approche Yves Saint Laurent (ci-après YSL) au sujet de chaussures de couleur unie proposées à la vente par ce dernier, et plus particulièrement de modèles tout de rouge revêtus…semelle incluse. L’entreprise YSL refuse toutefois de retirer les modèles concernés de la vente, soulignant notamment que des modèles présentant une semelle de couleur rouge ont fait partie de ses collections depuis les années 70.

11 avril 2011 : Louboutin « voit rouge » et porte plainte devant le tribunal fédéral de New York (les modèles incriminés étant vendus aux Etats-Unis) pour, principalement, violation de marque commerciale, contrefaçon, fausse désignation d’origine et concurrence déloyale.

L’affaire fait depuis grand bruit outre Atlantique et au-delà, d’où l’intérêt de l’analyse comparative ici proposée. En effet, Louboutin livre également une bataille judiciaire en France, cherchant désespérément à protéger ses semelles à titre de marque. L’enjeu est majeur pour le créateur : est en cause le droit exclusif de pouvoir doter ses créations d’une semelle rouge. Dans l’industrie de la mode, les cœurs battent, d’autres grandes marques s’inquiétant de la jurisprudence pouvant découler de cette affaire …

 Alors que les réflexions sur les marques dites non traditionnelles sont d’actualité, la question de la protection des couleurs en tant que marque se révèle donc cruciale. Peut-on ou non protéger une couleur seule en tant que marque ? Un tel monopole peut-il être accordé ? Des limitations doivent-elles être posées à la protection des couleurs per se ?

II La décision de la District Court de New York : le refus de voir en une couleur seule une marque protégeable… du moins dans l’industrie de la mode.

La cour (Christian Louboutin S.A. et al. c/ Yves Saint Laurent America, Inc. et al United States District Court, S.D. New York, August 10, 2011, 778 F.Supp.2d 445) s’est interrogée sur la question de savoir si la marque objet du litige pouvait être protégée. Ayant conclu par la négative, le juge Victor Marrero déboute Louboutin de sa demande visant à empêcher YSL America de vendre les modèles incriminés. Et la lettre de la décision laisse même à penser que le tribunal aurait ordonné l’annulation de la marque déposée aux Etats-Unis si avait été déposée une demande de « jugement sommaire » (« summary judgment »).

A ) Le tribunal confirme la jurisprudence américaine antérieure, rappelant les principes posés dans la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis rendue en l’affaire   Qualitex  , arrêt faisant autorité en la matière (cf. Qualitex Co. c/ Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 1995).

Ainsi, une couleur seule peut « parfois » être protégée en tant que marque, « lorsque cette couleur a atteint « une signification secondaire» (« secondary meaning ») et dès lors identifie et distingue une marque déterminée (et ainsi indique son origine) ». (cf. Qualitex p.161, 163).

Inversement, une couleur ne peut être protégée lorsqu’elle est « fonctionnelle », c’est-à-dire lorsque cette couleur est essentielle « compte tenu de l’usage ou de la destination du produit ou a une incidence sur le coût ou la qualité de ce-dernier.» (cf. Qualitex p. 165).

En résumé, une couleur peut être protégée en tant que marque si elle « agit comme un signe qui distingue les produits d’une entreprise et identifie leur origine, sans servir une autre fonction significative ». (cf. Qualitex p. 166).

B ) Le tribunal fédéral distingue « bien industriel » et « article de mode », distinction qui permet au juge de justifier sa décision mais dont le bien-fondé peut (avec précaution) être critiqué. 

Le tribunal note alors que la jurisprudence américaine a reconnu que pouvait constituer une marque une couleur unique appliquée à des biens industriels (exemple de l’arrêt Qualitex où il s’agissait en l’espèce de garnitures de pression utilisées dans l’industrie du nettoyage à sec et caractérisées par une certaine teinte de couleur « vert-or »). Cependant, dans un tel contexte, la couleur ne sert qu’un seul objectif : distinguer l’origine d’un produit. Or, dans les marchés de la mode, une couleur ne sert pas seulement à identifier l’origine d’un produit. Son but premier (selon le tribunal) est avant tout de servir des objectifs ornementaux et esthétiques et d’incarner des moyens d’expression. (cf. décision commentée, p. 450-451).

Le juge américain accorde ainsi une importance fondamentale au contexte de l’affaire, plus particulièrement au marché dont il est question : le marché de la mode. Cependant, le tribunal ne prend pas soin d’expliquer pourquoi la fonction esthétique d’une couleur devrait être considérée comme fonction première de cette couleur, fonction prévalant sur un objectif d’identification du produit. Que distingue réellement un article de mode d’un bien industriel ? La semelle rouge de Louboutin, de par sa notoriété acquise n’avait-elle pas dépassé sa fonction purement esthétique pour devenir le véritable signe distinctif des créations du célèbre chausseur? La fonction esthétique doit-elle vraiment être considérée comme une « fonction significative » faisant obstacle à la protection d’une couleur en tant que marque? Sur quels critères ?

C ) Le juge américain relève ensuite qu’en ce qui concerne l’industrie de la mode, l’enregistrement de couleurs utilisées dans une marque a été autorisé, « mais seulement lorsqu’il s’agissait de motifs distincts, ou de combinaisons de nuances reflétant une volonté réelle de créer une marque exclusivement identifiable et intégrée dans le produit lui-même » (cf. décision commentée p. 451)

La cour illustre ce dernier point en faisant en outre référence à l’une des représentations graphiques de la marque Louis Vuitton : le monogramme « LV »  intégré à un motif répété de rangées, ce sous 33 couleurs différentes. Se trouve donc posée à la cour la question de l’extension de cette jurisprudence à une couleur seule dans l’industrie de la mode, de tels enregistrements ayant parfois été permis dans d’autres industries (cf. décision commentée p.451). De nouveau peut être notée la volonté du tribunal de situer son raisonnement dans le contexte factuel du cas d’espèce.

D ) Le juge américain formule alors le point crucial de son raisonnement: dans le domaine de la mode, la couleur ne sert pas la fonction première d’une marque, à savoir identifier une source commerciale. Mais surtout, le domaine de la mode est un domaine artistique où le respect de la concurrence loyale est primordial.  

Tant dans le domaine de la peinture que dans celui de la mode, « la couleur poursuit une fonction créatrice, elle vise à plaire ou à être utile, mais non à identifier et à « publiciter » une source commerciale » (cf. décision commentée p. 451-452). Ces deux domaines partagent également deux qualités : la liberté artistique et la concurrence loyale (fair competition) (cf. décision commentée p. 452).  Permettre à un artiste ou créateur de mode de s’approprier une nuance complète de couleur ainsi que ses tons voisins reviendrait à faire obstacle non seulement au commerce et à la concurrence mais à l’art également (cf. décision commentée p.453).

Ce raisonnement évoque pourtant la « color-depletion theory » (ou argument de la « pénurie des couleurs » : dans le cas où aucune autre couleur ne peut être utilisée par d’autres pour un usage similaire, la doctrine de la « fonctionnalité » peut être utilisée pour empêcher toute entrave à la concurrence), rejetée en son temps par la Cour Suprême dans l’affaire Qualitex (cf. décision Qualitex p. 169).

E ) La question de savoir si l’utilisation d’une couleur seule dans l’industrie de la mode peut constituer une marque en implique donc une autre : celle de savoir si une couleur seule peut être « fonctionnelle » dans ce contexte particulier. En effet, il est de principe qu’une marque ne peut être un élément descriptif du produit ou d’une fonction de ce dernier. Or, tel s’avère être le cas, la cour introduisant le concept de « fonctionnalité esthétique » (cf. décision commentée p. 453).

Le tribunal  fédéral fait de nouveau référence à la jurisprudence Qualitex et note que l’usage d’une couleur seule a pu être qualifié de fonctionnel dans d’autres contextes (exemple de la couleur verte pour du matériel de ferme en raison de la volonté des fermiers d’harmoniser la couleur de leur équipement).

Les couleurs possèdent en outre une autre fonction s’éloignant de celle d’une marque : faire d’objets communs et nécessaires des objets de beauté. Tel est le cas pour la semelle incriminée, Louboutin lui-même ayant admis avoir choisi cette couleur pour donner de l’  « énergie » à ses chaussures. De plus,  la couleur de celles-ci affecte leur prix de vente.

De nouveau, on peut s’interroger sur l’importance à accorder à l’objectif esthétique de la couleur incriminée face à sa fonction d’identification du produit.

F ) Conclusion : parce que la marque est fonctionnelle, conférer à Louboutin des droits de marque pour l’utilisation de la semelle rouge « entraverait de façon significative la concurrence » (décision commentée p. 454).

En effet, la cour relève qu’accorder à un acteur du marché de la création de chaussures de luxe un monopole sur la couleur rouge empêcherait la réalisation d’objectifs créatifs et créerait une incertitude sur le marché de la mode à chaque fois qu’un créateur voudrait utiliser la couleur rouge (il serait difficile d’établir que telle nuance de rouge violerait la marque tandis qu’une autre ne la violerait pas). Au regard de l’importance du respect de la libre concurrence, on ne peut que saluer la décision du juge américain. Cependant, l’introduction de la doctrine de la fonctionnalité esthétique dans une décision ancrée dans un contexte factuel spécifique peut être perçue comme portant atteinte à la force des arguments avancés.   

En résumé, cette décision du tribunal fédéral fait figure de drapeau rouge à tous ceux désirant protéger une couleur en tant que marque dans le monde de la mode. En effet, tout effort ayant pour but d’établir une « signification secondaire » de la marque se voit anéanti si la marque se révèle fonctionnelle, la cour introduisant le concept de « fonctionnalité esthétique ». Ce qui est frappant, c’est qu’alors que la juridiction américaine se focalise sur le contexte factuel du litige (l’industrie de la mode), les tribunaux français avaient abouti à la même conclusion deux mois plus tôt mais en suivant un raisonnement bien différent, plus général.

III ) Cour d’Appel de Paris, arrêt du 22 juin 2011, Zara c/ Louboutin : un raisonnement détaché du monde de la mode. (cf . CA Paris, pôle 5, 1^re ch., 22 juin 2001, Sté Zara France c/ Sté Christian Louboutin et M. Louboutin)

Le 29 novembre 2000, Louboutin a déposé à l’INPI la marque française  n° 003067674 pour désigner des chaussures en classe 25. Louboutin est par la suite devenu titulaire de la marque semi-figurative internationale représentant une « semelle de chaussure de couleur rouge », déposée à l’OMPI le 23 mai 2001. 

Par un jugement en date du 4 novembre 2008, le TGI de Paris (3^e chambre, 1^ère section, n° de RG : 06/16750) avait jugé que le risque de confusion n’était pas établi entre les souliers vendus par Louboutin et un modèle de chaussure féminine présentant une semelle rouge commercialisé par la société Zara France, rejetant ainsi les griefs de contrefaçon avancés par Louboutin. Le tribunal a cependant retenu qu’en utilisant une semelle de couleur rouge, la société Zara avait voulu tirer profit des investissements de Louboutin et entretenir une confusion. L’appel qui avait été interjeté par Zara va toutefois conduire la cour de Paris à aller plus loin que le tribunal, et à annuler la marque en cause.

A ) La cour retient que la semelle rouge de Louboutin ne peut constituer une marque protégeable car elle ne répond pas aux exigences de représentation posées par le droit français et le droit communautaire.

En droit communautaire, pour que des couleurs (ou combinaisons de couleur) puissent constituer une marque, elles doivent dans un premier temps constituer un signe. La CJCE a rappelé que les couleurs ne sont normalement qu’une simple propriété des choses (cf. CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel, Rec. CJCE, I, p. 3793 ; CJCE, 24 juin 2004, aff. C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, PIBD 2004, III, p. 552 ; CJCE, 21 oct. 2004, aff. C-447/02, KWS Saat/OHMI). Elles doivent donc remplir une fonction d’identification des produits, ce dans le contexte dans lequel elles sont employées, afin de pouvoir être protégées en tant que marque. Si elles ne présentent pas un tel caractère distinctif ab initio, elles peuvent l’acquérir par le biais de leur utilisation en rapport avec les produits ou services concernés (cf. CJCE 24 juin 2004 et 21 octobre 2004 précités).

Dans un second temps, la couleur en tant que signe doit faire l’objet d’une représentation graphique « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (cf. arrêt Sieckmann en date du 12 décembre 2002, affaire C-273/00, Recueil 2002, p. I-11737).

Mais, pour le tribunal, la marque de Louboutin « ne répond pas aux exigences, d'une part, de clarté et de précision, d'autre part, d'accessibilité, d'intelligibilité et d'objectivité requises tant par les règles et la jurisprudence communautaires que par les articles L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »

B ) La semelle rouge déposée comme marque ne répond pas à la définition légale de la marque.

Premièrement, la forme de la figure déposée, à supposer celle d’une semelle, « apparaît dès lors imposée par sa nature ou sa fonction et ne comporte en elle-même aucun caractère distinctif ». Quant à la couleur revendiquée, « celle-ci n’est pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision », plusieurs nuances de rouges étant notamment présentées par la figure déposée.

En résumé, « ni la forme ni la couleur du signe déposé ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d'exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d'identifier l'origine d'une chaussure ». De nouveau est souligné l’élément nécessaire d’une marque : un caractère distinctif permettant au consommateur d’identifier l’origine du produit.

C ) Sur les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme, la cour française suit un raisonnement semblable à celui établi par les tribunaux américains.

Tout d’abord, on retrouve l’argument de la « pénurie des couleurs » (« depletion theory »). La cour retient que reconnaître la validité de la marque de Louboutin « reviendrait à lui conférer le pouvoir d'interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles de couleur rouge », monopole que la cour juge exorbitant, jugeant les idées « libres de parcours.» On peut ainsi noter l’adoption par la cour d’une notion tirée du droit d’auteur.

Ensuite, la cour française retient les mêmes facteurs que ceux utilisés par les tribunaux américains pour juger du risque de confusion (cf. Polaroid factors test) : l’intention du défendeur (en l’espèce, la société Zara n’a pas recherché la confusion, son nom apparaissant de façon très visible sur le dessous des semelles du modèle incriminé), la similitude des réseaux de distribution (les modèles Louboutin sont vendus dans des magasins très différents de ceux de la société Zara), le rapport entre les produits (le prix des modèles des deux parties diverge de façon significative), les marchés pertinents (en l’espèce distinctifs). La cour conclut alors à l’absence de concurrence déloyale et de parasitisme.

Conclusion

Les deux arrêts étudiés montrent des raisonnements similaires en ce qu’ils s'interrogent sur les mêmes notions fondamentales : la définition d’une marque, sa fonction, les limites posées à l’existence d’une marque, la protection du consommateur d’un risque de confusion, la volonté d’empêcher la création de monopoles. Cependant, il est à noter qu’à la lecture de la décision de la juridiction américaine, on ne peut que noter que le raisonnement se veut centré sur le contexte factuel du litige, à savoir l’industrie de la mode. Cette  jurisprudence vise-t-elle que ce domaine précis, tout domaine dit artistique, ou n’importe quel domaine économique ? La juridiction française centre son analyse sur la problématique de la représentation de la marque et sa capacité à remplir (ou non) sa fonction de marque. Un tel raisonnement semble plus à même d’éclairer les questions posées par la protection d’une couleur en tant que marque.

L’histoire est cependant loin d’être terminée. En effet, une procédure d’appel de la décision de la District Court  de New York est actuellement en cours (la première audience s’est tenue le 24 janvier 2012 devant le Second Circuit of Appeals). De même, un pourvoi en cassation a été introduit en France. Enfin, alors que l’OHMI (Second board of appeal, OHMI, 16 juin 2011, no R2272/2010-2 (FR)), a récemment accepté l’enregistrement de la marque « semelle rouge » pour désigner des « chaussures à talons hauts » consistant en « la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP)», ce dépôt fait l’objet d’une procédure d’opposition…

Bibliographie

Ouvrages généraux :

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Articles :

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Tréfigny-Goy  Pascale, « Le rouge apposé sous des chaussures appartiendrait à tous… », Propriété industrielle n° 12, Décembre 2011, comm. 91, Encycoplédie Marques – dessins et modèles, Fasc. 7090, LexisNexis.

JurisClasseur Marques _ Dessins et modèles, Fasc. 7090 : Distinctivité du signe, I. – Distinctivité ncessaire et suffisante du signe, B. Principales applications jurisprudentielles, 2° Signes figuratifs ; Côte 04,2007 ; Date de fraîcheur : 01 Mai 2007, LexisNexis

Lamy Droit Commercial – 2010PARTIE3 – Marques, brevets, dessins et modèlesDIVISION 2 – Les marques de fabrique, de commerce et de service, Chapitre 2 – Choix de la marque, Section 1 – les signes possibles, Sous section 3 – les marques figuratives §3 les couleurs

Bouchara  Vanessa, « L’affaire Louboutin : comment le rouge a eu raison de lui ? », Village de la justice, La communauté des métiers du droits (blog)

R. Robins  Lawrence, “United States : Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc”, 19 septembre 2011, Finnegan (blog)

Décisions :

CA Paris, pôle 5, 1^re ch., 22 juin 2001, Sté Zara France c/ Sté Christian Louboutin et M. Louboutin

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, (1995).

Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc. (United States District Court, S.D. New York, August 10, 2011, 778 F.Supp.2d 445)